PROCESO No. 8-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 8-IP-2003

Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82, literal a, eiusdem.

Parte actora: KOTOBUKI & CO. LTD.

Marca: GRAFICA.

Expediente interno N° 5901.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de marzo de dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Doctor Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero de 2003; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El consultante informa que “La sociedad KOTOBUKI & CO., LTD. solicitó el registro de la marca figurativa consistente en ‘una figura caprichosa en forma de elipse con un trazo de diferente grosor, separada en su parte inferior y atravesada verticalmente por una línea ancha que se va engrosando en su parte superior y que termina con dos ángulos que se cortan formando un vértice’, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional” (a saber: “Clase 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”); y que “Publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, las sociedades Parker Pen Products y Desarrollo del Potencial Humano Integral Ltda. ‘Desarrollo PHI Ltda.’ formularon observaciones en su contra, argumentando, en su orden, la supuesta confundibilidad existente entre la marca solicitada y la marca que consiste en una etiqueta representativa de la figura de una flecha, registrada con el núm. 61 288, vigente hasta el 9 de marzo del 2001 para distinguir productos de la Clase 16; y, la supuesta confundibilidad entre la marca solicitada y las siguientes marcas y enseña comercial, de su propiedad y que distinguen productos de la misma Clase 16: - La marca plástica consistente en una circunferencia atravesada por una línea recta vertical, justo en el medio de dicha circunferencia, que se asemeja a la letra griega PHI mayúscula, registrada bajo el núm. 156.033 ... - La marca consistente en la letra griega PHI, registrada bajo el núm. 149.069 ... - La enseña comercial figurativa consistente en una figura característica de la letra griega PHI (FI), cuyo depósito fue solicitado bajo el expediente núm. 92 319.493. El uso de la enseña como fuente del derecho no fue probado por la observante, como tampoco que la solicitud se encontrara en trámite, ni que su depósito se hubiera efectuado, razón por la cual el derecho sobre la enseña debe tenerse como inexistente para los efectos a que haya lugar”.

   Agrega el consultante que “Surtido el trámite de la oposición, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO expidió la Resolución núm. 02606 ... por la cual declaró fundadas las observaciones promovidas y negó el registro de la marca solicitada”; y que “KOTOBUKI & CO., LTD. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada resolución, los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones núms. 01156 ... de la Jefe de la División de Signos Distintivos y 09421 ... del Superintendente de Industria y Comercio, en el sentido de confirmarla”.

   1.2. Cuestión de derecho

   La parte actora denuncia que “La Administración … violó directamente, por aplicación indebida, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 … la marca solicitada y las marcas que sirven de base a las observaciones son inconfundibles por razón de los signos que las constituyen, y por ende resulta inaplicable al caso bajo examen la disposición invocada por la Administración … En tratándose de marcas gráficas la doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios y reglas para su cotejo, que la Administración omitió aplicar en el presente caso, lo que ha dado lugar a que su decisión sea contraria a derecho … Al comparar las marcas se aprecia que sus diferencias son significativas … el elemento predominante de una y otra marca difiere sustancialmente, no solo gráfica y visualmente, sino conceptualmente. Así, en la marca prioritaria, tal elemento predominante, representa de manera inmediata y directa una ‘flecha’ y con tal objeto lo asocia el consumidor; por el contrario en el caso de la marca solicitada, el elemento predominante es de carácter fantástico, que bien se puede asociar con una corbata invertida o una espada. La inconfundibilidad de las marcas cotejadas es tan evidente, que de hecho coexisten en treinta y cuatro países”.

   La actora argumenta además que “la marca prioritaria que consiste en la letra griega PHI mayúscula … es una marca plástica o de tres dimensiones … Es evidente que entre un signo plástico o de tres dimensiones, como el amparado por las marcas prioritarias, no puede derivarse ningún riesgo de confusión con una marca gráfica bidimensional, con la cual presentan sustanciales diferencias … También debe tenerse en cuenta que el...