PROCESO No. 111-IP-2002

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO No. 111-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 128, 81, 82 y 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 83 literal e) y 84 ibidem. Caso: nombre comercial “SURAMERICANA + gráfica”. Proceso interno No. 5572- LYM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, doctor Patricio Secaira Durango, recibida en este Tribunal en fecha 2 de diciembre de 2002, relativa a los artículos 128, 81, 82, y 83, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno No. 5572-LYM;

El auto de 12 de febrero del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1) Partes en el proceso interno

La demanda es presentada por el apoderado de las Compañías Suramericana de Seguros S.A., Suramericana de Seguros de Vida S.A. y Suramericana de Capitalización S.A., contra los señores: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial y Ministro de Comercio Exterior, buscando obtener, a través del recurso de plena jurisdicción o subjetivo, la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 0965575 de 22 de julio de 1998, emanada del Director Nacional de Propiedad Industrial, y por la cual se concedió el registro del nombre comercial “SURAMERICANA y logotipo” a favor de la Compañía Cervesursa, Cervecería Suramericana S.A.

2) Hechos

En la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 381 se publicó el extracto de la solicitud de registro del nombre comercial “SURAMERICANA y logotipo”, bajo el trámite Nº 72.967 de 31 de octubre de 1996, presentado por la Compañía Cervesursa, Cervecería Suramericana S.A., destinado a proteger las actividades de “importación, exportación, representación, comercialización y venta de materias primas para la producción de cerveza y de cerveza como producto terminado”.

Dentro del término previsto por el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las Compañías Suramericana de Seguros S.A., Suramericana de Seguros de Vida S.A. y Suramericana de Capitalización S.A., presentaron observaciones en contra de la mencionada solicitud, con el argumento de ser “las legítimas propietarias de las marcas de servicios notoriamente conocidas denominadas ‘SURAMERICANA y etiqueta’, registradas en Colombia bajo los números 140736 y 140742 de 13 de abril de 1993, destinadas a proteger los servicios comprendidos en las clases internacionales 35 y 36”. (A saber, “Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”).

Por Resolución Nº 0965575, el Señor Director de Propiedad Industrial rechazó las observaciones con el argumento que se recoge del propio acto administrativo ahora impugnado, que dice: “SEGUNDO.- ... De esta manera, en relación con la primera observación, comparando los signos enfrentados, encontramos que las marcas del observante protegen servicios que no guardan relación con las actividades que pretende proteger el nombre comercial solicitado, por lo que la mera analogía o identidad de las palabras que titulan los signos no implica riesgo de confusión cuando el nombre comercial esta destinado a distinguir actividades distintas y fácilmente diferenciables de los designados por las marcas registradas y el consumidor no supondrá que existe ningún nexo entre el origen empresarial de los productos y actividades en cuestión. TERCERO.- ...comparando los signos en controversia, vemos que las marcas del observante son puramente gráficas y el nombre comercial solicitado es un signo mixto, el elemento gráfico en los dos signos es totalmente diferente y no produciría confusión en el público consumidor…”.

3) Fundamentos jurídicos de la demanda

Las empresas demandantes señalan ser propietarias de los registros colombianos de las marcas de servicios “SURAMERICANA y etiqueta” en clases 35 y 36 de la nomenclatura internacional de Niza, las mismas que gozan de notoriedad en la República de Colombia, fundamento legal de la prohibición de registro contenida en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que ha sido desconocido por el Director Nacional de Propiedad Industrial. Así mismo, se señala que el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro; y en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la Decisión 344. Por lo tanto, concluyen las demandantes, “no es posible (sin violar expresas disposiciones legales) registrar un nombre comercial que se asemeje a una marca notoriamente conocida, sea en el país donde se solicita el registro, sea en el comercio subregional”.

Igualmente, sostiene el apoderado de las demandantes que “La notoriedad de la marca de mis representadas ha sido probada en la etapa administrativa de acuerdo con lo que prescribe la legislación, doctrina y jurisprudencia en materia de propiedad industrial”; y que “En vista de que la notoriedad de la marca fue debidamente probada, el hecho de que el nombre comercial solicitado por Cervesursa Cervecería Suramericana S.A. proteja actividades distintas, pierde importancia y el análisis de confundibilidad se debió realizar entre la parte nominativa y distintiva de los signos en conflicto, esto es, entre ‘SURAMERICANA’ y ‘SURAMERICANA’ y determinar si entre tales signos existe o no posibilidad cierta, razonable y legal de confusión”.

4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Director Nacional de Patrocinio del Estado y delegado del Procurador General del Estado contesta la demanda, en lo fundamental, alegando de la siguiente manera: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y estar ajustado a las normas del procedimiento previsto para el registro de un nombre comercial. A este respecto, con relación a una marca DISTINTIVA y notoriamente conocida, señala que la distintividad “hace alusión a la relación indisoluble entre la designación marcaria y el producto que ampara tal designación, relación de la que evidentemente derivará su NOTORIEDAD en determinado comercio; la designación usual o común ‘SURAMERICANA’, constituye un metaplasmo o expresión apocopada de las palabras ‘SUR’ y ‘AMERICANA’, mismas que no identifican un uso comercial o una designación usual o común del producto aludido, y que por lo tanto, indebidamente se puede monopolizar su uso exclusivo, más aún cuando entre la clase internacional protegida, existe evidente disimilitud”; (iii) falta de derecho del actor para proponer la demanda por carecer de fundamento legal su pretensión, puesto que la misma ha sido objeto de interpretación prejudicial por parte del órgano competente, según consta del proceso 10-IP-94 referente a la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Corte Constitucional de la República de Colombia relativa a varias disposiciones del Acuerdo de Cartagena, entre ellas la Decisión 344 de la Comisión, publicada en el Registro Oficial Nº 710 de 6 de junio de 1995; (iv) no existe ninguna de las causales de irregistrabilidad marcaria; (v) ilegitimidad de personería pasiva al no haberse demandado al Procurador General del Estado; y, (vi) caducidad del derecho de la parte actora.

Señala el Tribunal consultante en su solicitud, que no procedieron a contestar la demanda el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Presidente de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y el Ministro de Comercio Exterior.

Por su parte, el representante de la compañía CERVESURSA, CERVECERÍA SURAMERICANA S.A., actuando como parte coadyuvante de los demandados, deduce las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) falta de derecho del actor para proponer la demanda por carecer de fundamentos legales sus pretensiones; (iii) caducidad del derecho de la parte actora para presentar esta demanda y prescripción de la acción; (iv) objeta la notoriedad que atribuyen las empresas actoras a sus marcas manifestando que “En nuestro País, carecen de registros y son completamente desconocidas”; y, (v) alega la legalidad y validez de la resolución impugnada. Así mismo, niega que el nombre comercial concedido a su favor “esté identificado con los servicios que dicen proteger las marcas de las Demandantes; es más las actividades que protege el nombre comercial SURAMERICANA y logotipo están identificadas exclusivamente con el mundo cervecero. Entre esta actividad y los servicios que supuestamente prestan las Compañías Actoras existe abismal diferencia”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 128, 81, 82, 83 literal d) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone...

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