PROCESO 15-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 15-IP-2003

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), y 83, literales a), d) y e) y de oficio del artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador. Distrito Nº 1 Actor: MOBIL OIL CORPORATION. Marca: T MOBIL (DEUTSCHE TELEKOM AG).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de marzo del año dos mil tres; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Primera Sala, por intermedio de su Presidente, Doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 27 de enero del año 2003, se ajusta a las disposiciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 19 de febrero del año en curso.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes.

   Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad MOBIL OIL CORPORATION, para demandar al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

   Se indica además como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG.

   1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.

   Pretende el actor que se declare la nulidad de la Resolución N° 0968109 de febrero 18 de 1999, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante la cual se resuelven las observaciones presentadas por la sociedad MOBIL OIL CORPORATION, contra el registro de la marca “T MOBIL” propiedad de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, rechazando las mismas, y en consecuencia ordenando la continuación del trámite de registro de la marca en cuestión.

   Como consecuencia de lo anterior, se pretende la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo mencionado, en consideración a que la marca registrada “T MOBIL” destinada para proteger servicios de la clase internacional 42[1]; es confundible con la marca notoriamente conocida y renombrada “MOBIL” propiedad de la actora e inscrita en el Ecuador para proteger los productos de las clases 4[2] y 7[3] de la Clasificación Internacional de Niza.

   Manifiesta el actor en su escrito demandatorio, que la sociedad MOBIL OIL CORPORATION, bajo licencia N° 193 de 17 de septiembre de 1938 tiene el registro de la marca “MOBIL” en el Ecuador para proteger productos en clase 4 de la clasificación internacional de Niza. Así mismo, mediante el Registro N° 4036-86 de 19 de mayo de 1986, para proteger productos de la clase internacional N° 7.

   Argumenta de conformidad con lo anterior, que la antigüedad de los registros, el uso constante de las marcas, la amplitud de su difusión geográfica, la intensidad y frecuencia de su comercialización, constituyen factores que han convertido a la marca “MOBIL”, en una marca famosa, renombrada y notoria; por lo que en atención a estos factores no es posible el registro de la denominación “T MOBIL” a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, así sea para proteger productos o servicios comprendidos en una clase diferente de la nomenclatura Internacional de Niza.

   Sostiene que frente al registro concedido a la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, de su denominación “T MOBIL”, existe una semejanza frente a la marca “MOBIL”, y por tanto no era posible registrar un signo similar que coexista con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicitó el registro.

   Señala por último y en referencia al numeral tercero de la Resolución impugnada, que la coexistencia de ambas marcas en otros Países, no es un argumento válido para aceptar el registro de la marca de DEUTSCHE TELEKOM AG, por cuanto las razones que pudo haber tenido la parte interesada para no cuestionar una solicitud en otro País, no se puede interpretar como una renuncia para ejercer su derecho en el Ecuador.

   1.3. Contestación a la demanda.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda en los términos que se resumen a continuación:

   Aduce como razón de defensa la legalidad de la Resolución N° 0968109, y niega la totalidad de los fundamentos de hecho y de derecho objeto de la demanda.

   La resolución impugnada, considera, que una vez analizadas las denominaciones en conflicto (T MOBIL y MOBIL), siguiendo las reglas de comparación aceptadas: como son que las marcas sean apreciadas de un modo sucesivo, no simultáneo, en conjunto, desde la óptica del consumidor, y atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias; se concluye que si bien existen semejanzas entre las denominaciones en controversia, éstas no inducen a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos y servicios, ya que se encuentran encasilladas en clases internacionales disímiles como lo son, las números 4 y 42. De igual manera se refiere el acto administrativo, al hecho de que ambas marcas coexistan en otros Países, y que además el observado presenta una serie de documentos probatorios, mediante los cuales justifica plenamente la difusión de la marca dentro los círculos empresariales asociados con los servicios que distingue su denominación.

   1.4. Intervención de la Procuraduría General del Estado:

   El señor Delegado del Procurador General del Estado, interviene en el proceso para manifestar que limitará su participación a vigilar las actuaciones judiciales que se adelantan.

   1.5. Actuación del Tercero Interesado:

   La sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, interviene en el proceso manifestando que el registro de su marca “T MOBIL” por parte del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, se ajustó de manera valida a las disposiciones legales que regulan la materia, toda vez que DEUTSCHE TELEKOM AG, utiliza con la denominación “T MOBIL” un diseño característico, novedoso y distintivo, que le permite distinguirse de las denominaciones utilizadas por la sociedad “MOBIL OIL CORPORATION”.

   Sostiene que el registro de la denominación “T MOBIL” está destinado a proteger los servicios comprendidos en la clase internacional 42, y que en tal sentido cada una de las marcas y los productos o servicios que respaldan pueden ser fácilmente distinguibles por sus potenciales compradores, pues es evidente que grasas y lubricantes (CLASE 4), en nada pueden relacionarse con los servicios que pretende proteger la marca “T MOBIL”.

   Arguye que las marcas controvertidas coexisten pacíficamente en el mercado Internacional, tal es el caso de Alemania donde no sólo se comercializan para productos o servicios encasillados en clases internacionales distintas, sino incluso en la misma clase internacional.

   Finalmente argumenta que en el mercado Ecuatoriano existen infinidad de marcas que contienen la palabra MOBIL, y no por eso se ha considerado que puedan conducir a confusión, o que puedan generar engaño, o competencia desleal.

2. CONSIDERANDO:

   2.1. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

   2.2. Normas a ser interpretadas.

   Se interpretarán los artículos 81; 82, literal h), y 83, literales a), d) y...