PROCESO No. 109-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 109-IP-2002

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a y h, 83, literales a y d, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal e, 84 y 102 eiusdem.

Parte actora: sociedad BRINKER INTERNATIONAL INC.

Marca: “CHILIS Y DISEÑO”.

Expediente interno: N° 6523-99 L.Y.M.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de marzo de dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 34, 81, 83, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el artículo 71 de la Decisión 313 de dicha Comisión, formulada por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, y recibida en este Tribunal en fecha 17 de septiembre de 2002, así como la ampliación de dicha solicitud, llevada a cabo a través de la notificación s/n del 14 de noviembre de 2002, relativa a los artículos 82, literales a y h, 83, literales a y d, y 93 de la Decisión 344 de la citada Comisión del Acuerdo de Cartagena, y a los artículos 134, 135, literales a e i, 136, literales a y h, y 146 de la Decisión 486 de la Comisión en referencia; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   La actora alega en su demanda que: “En la Gaceta de la Propiedad Industrial Núm. 368 correspondiente al mes de septiembre de 1995, pág. 53, se publicó el extracto de la solicitud de registro de la marca de servicios CHILIS Y DISEÑO presentada por el señor Christian Mancheno Egas, solicitud Núm. 60792-95, para proteger los siguientes servicios: restaurantes, cafeterias (sic), bares, banquetes y otras actividades afines, pertenecientes a la clase internacional Núm. 42” (Clase 42: “restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases”); que “Con fecha 24 de marzo de 1997, BRINKER INTERNATIONAL, INC., propietaria de la prestigiosa y notoriamente conocida marca de servicios CHILI’S y DISEÑO, presentó observaciones contra el registro de la marca CHILIS Y DISEÑO ...”; que “Las observaciones se fundamentaron principalmente en … a. La identidad de las marcas; b. La notoriedad de la marca de servicios CHILI’S en el mercado mundial; y c. El amparo de los servicios por parte de la marca solicitada, respecto de los cuales su uso induciría al público a error o confusión con la marca de servicios CHILI’S de propiedad de mi representada”; y que “Mediante Resolución Núm. 0970571 de 29 de junio de 1999, notificada el 5 de julio del mismo año, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada ... y conceder el registro de la marca de fábrica CHILIS Y DISEÑO”.

   La actora alega también que “… es la propietaria de la prestigiosa y notoriamente conocida marca de servicios CHILI’S Y DISEÑO, la misma que se encuentra registrada en varios países del mundo … marca que protege los servicios prestados por restaurantes que se encargan de procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo, pertenecientes a la clase internacional Núm 42. La marca CHILI’S como es público y notorio ha adquirido un altísimo prestigio y reputación internacional gracias a las ingentes inversiones efectuadas por BRINKER INTERNATIONAL, INC. … Adicionalmente … es la propietaria de la marca CHILI’S en el Ecuador, Registro Núm. 6248-98 de 23 de noviembre de 1998 para proteger productos de la clase internacional Núm. 16” (Clase 16: “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”); que “De conformidad con el Art. 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ... la persona que tiene un INTERÉS LEGÍTIMO puede presentar observaciones al registro de una marca. En consecuencia, BRINKER INTERNATIONAL, INC. presentó observaciones contra el registro de la marca CHILIS Y DISEÑO por tener un interés legítimo, cuya tutela jurídica le facultó presentar su reclamo ante la Administración”; y que “Por ello, no era necesario que mi representada demuestre (sic) la existencia de registro alguno que determine derechos sobre la marca CHILI’S en el Ecuador, para presentar observaciones contra la marca CHILIS solicitada por el señor Christian Mancheno Egas”.

   1.2. Cuestión de derecho

   La actora denuncia la violación de los artículos 81 y 83, literales a y d, de la Decisión 344, a cuyo efecto argumenta que “… la denominación CHILIS Y DISEÑO, solicitada para registro por el señor Christian Mancheno Egas carece de novedad y distinguibilidad. Aún más, constituye la reproducción exacta y total de la marca CHILI’S de propiedad de BRINKER INTERNATIONAL, INC. … mi representada observó el registro de la denominación CHILIS Y DISEÑO, ya que es obvio que confrontada con la marca CHILI’S Y DISEÑO de su propiedad, son idénticas y confundibles a primera vista ... al no ser la denominación CHILIS Y DISEÑO suficientemente distintiva, es indudable que se incurrió en causal de irregistrabilidad … La marca CHILIS solicitada por el señor Christian Mancheno Egas iba a inducir al público a error o confusión por ser idéntica a la marca CHILI’S, tanto más cuanto estaba destinada a proteger los mismos servicios de restaurante y expendio de comida. El consumidor confundido asociaría un mismo origen empresarial de tales servicios, provocando así un grave e injusto perjuicio a BRINKER INTERNATIONAL, INC. con relación a su afamada marca CHILI’S ... este hecho constituye un acto de competencia desleal que afecta los derechos de mi representada. De otro lado, es evidente que el señor Christian Mancheno Egas intenta aprovecharse de manera ilegal de la fuerza distintiva, del valor comercial, de la fama y notoriedad que la marca CHILI’S Y DISEÑO representa en el mercado. Estos argumentos tampoco fueron considerados por el Director Nacional de Propiedad Industrial para expedir una resolución cuya motivación no tiene fundamento legal alguno”.

   Finalmente, la actora señala que “Las normas del Acuerdo de Cartagena protegen expresamente a la ‘marca notoria’ … protegen del riesgo de confusión a la marca ‘notoriamente conocida’ y registrada en el país o en el exterior, más allá de los límites de la ‘clase’ de producto o servicio o ‘regla de especialidad’ … De lo expuesto se desprende que la autoridad competente debió negar el registro de la denominación CHILIS Y DISEÑO, en razón de que va a originar confusión con la marca ‘notoriamente conocida’ CHILI’S y DISEÑO de propiedad de BRINKER INTERNATIONAL, INC.”.

2. Contestaciones a la demanda

   2.1. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratifica la Resolución N° 0970571, materia de la impugnación, “pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

   2.2. El Director de Patrocinio del Estado, delegado del Procurador General del Estado, señala que “... el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa cuyo representante legal es su Presidente”, y que, a tenor del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, “… corresponde al personero legal del IEPI, comparecer directamente a juicio”.

   2.3. El Director Nacional de Propiedad Industrial Encargado niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y sostiene que “el observante no demostró la existencia de registro alguno que determine derecho sobre la marca CHILI’S para la Clase Internacional No. 42. como tampoco aprobado (sic) la notoriedad invocada en su escrito de observación conforme lo dispone el Art. 34 (sic) de la Decisión 344 … la marca solicitada cumple los requisitos estipulados en el Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ... por consiguiente la marca no se encuentra incursa dentro de las prohibiciones estipuladas (sic) en el Art. 83 literal a) de la Decisión 344 ...”.

   2.4. Y el señor Christian Mancheno Egas niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y argumenta que “el observante no había demostrado la existencia de registro alguno que determine derechos sobre la marca CHILI’S en el Ecuador para la clase internacional 42, así como tampoco probó la notoriedad de dicha marca, razones por las cuales la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (le) concedió el registro de la marca …”.

   CONSIDERANDO

   Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 34, 81, 82, literales a y h, 83, literales a y d, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 71 de la Decisión 313 de la citada Comisión, así como los artículos 134, 135, literales a e i, 136, literales a y h, y 146 de la Decisión 486 de la Comisión en referencia;

   Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la...