PROCESO No. 05-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 05-IP-2003

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales b y d, 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 84 y 102 eiusdem.

Parte actora: ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS -EAN-.

Marca: “EAN INTERNATIONAL mixta”.

Expediente interno N° 5307.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, doce de marzo de dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales b y d, 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Doctor Manuel Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero de 2003; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El consultante informa que “La sociedad EAN INTERNATIONAL presentó solicitud de registro de la marca EAN INTERNATIONAL para distinguir servicios de creación y desarrollo de estructuras, patrones de números, identificación de datos y símbolos de códigos de barras para la identificación de productos, servicios y ubicaciones; desarrollando formatos y patrones de un computador a otro computador de información comercial; consultoría profesional (no comercial); programación de computadores, comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza. Solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 400 de 29 de abril de 1994”; que la entidad demandante “... presentó observaciones contra el registro de la marca, basándose en el hecho de ser la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

   -EAN- una institución ampliamente reconocida en el país, dedicada a la información y capacitación de los negocios, tanto en el sector público como privado, mediante la investigación, enseñanza y divulgación de la ciencia y técnicas administrativas, además de ofrecer y desarrollar programas de formación profesional a nivel universitario en pregrado y postgrado ... en la demanda de observaciones se llamó la atención en el hecho de encontrarse íntimamente relacionadas las actividades desarrolladas por la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS –EAN, con loS (sic) servicios o actividades para los cuales EAN INTERNATIONAL solicitó el registro de la marca cuya anulación se pretende”.

   Agrega el consultante que “Mediante la Resolución núm. 22301 de 27 de agosto de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición formulada por la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS –EAN- y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada por EAN INTERNATIONAL, por considerar que no existe relación o similitud de servicios entre los que se quieren amparar, teniendo en cuenta que estos desarrollan actividades complementarias diferentes, lo que no generaría confusión entre el público consumidor, por lo cual no consideró procedente realizar un estudio de confundibilidad ...”. Recurrida en apelación, la Resolución N° 22301 fue confirmada mediante la N° 3325, del 14 de septiembre de 1998.

   1.2. Cuestión de derecho

   La parte actora denuncia en su demanda la violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “… dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio ignoró que la marca EAN INTERNATIONAL carece de la suficiente fuerza distintiva para identificar los servicios comprendidos en la clase 42 para los cuales fue solicitada y concedida … la marca EAN INTERNATIONAL es confundiblemente similar con el signo EAN. Por esta razón, dicha marca no es idónea para distinguir en el mercado los servicios comprendidos en la clase 42, prestados por EAN INTERNATIONAL, de los servicios prestados por la ESCUELA DE ADMINITRACION DE NEGOCIOS –EAN-, difundidos y comercializados bajo el rótulo EAN. Además, por tratarse de servicios afines, presentan conexidad real, induciendo al consumidor de los mismos a error grave e inevitable, pues bien puede pensar que unos y otros son prestados por la misma entidad”.

   La actora denuncia igualmente la violación de “los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 81, 83, literal b), y 128, ibídem … por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al decidir sobre las observaciones y al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca EAN INTERNATIONAL, clase 42, determinó, sin ser lo correcto, que la marca solicitada no era confundible con el signo EAN que es el signo o enseña con el cual la ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS –EAN-, identifica sus establecimientos”.

   Argumenta además que “La ESCUELA … es una institución que, aun cuando sin ánimo de lucro, se caracteriza por ser una organización empresarial dedicada a la prestación de los servicios educativos para los cuales fue constituida, razón por la cual, en lo que concierne al nombre y enseña con que se identifica, tiene la misma protección que en materia de Propiedad Industrial le brinda la ley a cualquier tipo de establecimiento u organización empresarial … que, por remisión expresa del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a los nombres comerciales (y enseñas) les son aplicables ‘las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas’ de la susodicha Decisión … que en la clasificación internacional de Niza, adoptada por los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, se encuentran debidamente categorizados todos los productos y/o servicios existentes, incluso los que son producidos o comercializados por personas o empresas no calificadas como comerciantes, v.gr. los servicios de educación formal, culturales, recreativos, deportivos o de beneficencia y otros análogos, comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, que se caracterizan por no ser mercantiles … la División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta que en los signos en conflicto predomina el elemento denominativo, razón por la cual la posibilidad de inducción al público a error es altamente considerable … es importante mencionar otras razones por las cuales la marca EAN INTERNATIONAL es confundible con el signo EAN … Dicha confusión se presenta en todos los sentidos, a saber:

   a) Identidad Visual. Los referidos signos son confundibles visualmente.

   b) Identidad Ortográfica. Dichos signos coinciden en la identidad, número y orden de las letras que configuran su componente principal: EAN.

   c) Identidad Auditiva. El componente principal de los referidos signos presenta idéntica pronunciación fonética ...

   d) Identidad Ideológica. Los citados signos presentan la misma idea conceptual”.

   Por último, la actora denuncia que “... no se tuvo en cuenta que el signo EAN, usado por la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS –EAN-, es notoriamente conocido en el país y que, por lo mismo, su protección abarca la prohibición de registrar cualquier signo que constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, del mismo … Es importante advertir que en este caso específico, caracterizado por el hecho de ser el signo EAN notoriamente conocido en el país, a efectos de impedir el registro de cualquiera otro similar (total o parcialmente), no se requiere que se encuentre previamente registrado”.

2. Contestaciones a la demanda

   2.1. Según el consultante, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación, “... que con la expedición de los actos administrativos acusados la entidad no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas ... toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de la denominación ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS EAN y la marca registrada EAN INTERNATIONAL (MIXTA) se concluye que si bien existen algunas semejanzas entre sí, estas no conllevan ni inducen a confundir al publico consumidor, pues no hay relación o similitud en los servicios que prestan, habida cuenta que la marca EAN INTERNATIONAL (MIXTA) distingue ... servicios comprendidos en la clase 42 de la nomenclatura vigente ...”; que “la Escuela de Administración de Negocios, ‘EAN’, es una institución sin ánimo de lucro, cuyo objeto es la formación y capacitación de los recursos humanos que requieren el desarrollo de la empresas (sic) y negocios, tanto en el sector público como el privado, mediante la investigación, enseñanza, divulgación de la ciencia y las técnicas administrativas, servicios ubicados en la clase 41”; y que “En consecuencia, la marca EAN INTERNATIONAL para la clase 42 es registrable conforme a lo expuesto en la Decisión 344 ... y...