PROCESO 12-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 12-IP-2003

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT Marca: “AMARYL”. Expediente interno N° 7008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los seis días del mes de marzo del año dos mil tres.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Manuel S. Urueta Ayola.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 16 de enero del año 2003 atendió suficientemente las exigencias establecidas por el artículo 125 de su actual Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue resuelta su admisión a trámite por medio de auto de 12 de febrero del 2003.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes.

   Actúa como demandante la sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, la sociedad INSTITUT PASTEUR.

   1.2 Actos demandados.

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones:

   - Nº 25859, de 29 de diciembre de 1995, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, negó el registro solicitado respecto de la marca AMARYL en la Clase Internacional 5, para distinguir “un producto farmacéutico oral para el tratamiento de la diabetes” solicitado por la actora;

   - Nº 001834, de 28 de enero de 1997, en la cual, la misma División, al resolver el recurso de reposición planteado, confirmó la Resolución anterior; y,

   - Nº 26938, de 26 de octubre del 2000, emitida esta vez por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, ratificó igualmente la resolución Nº 25859 en todas sus partes.

   Solicita, adicionalmente, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia, conceda el registro de la marca solicitada.

   1.3 Hechos relevantes.

   La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

1. El 15 de septiembre de 1992, la sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para obtener el registro de la marca denominada “AMARYL”, destinada a amparar “un producto farmacéutico oral para el tratamiento de la diabetes” comprendido en la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza[1].

2. La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 385 de 17 de septiembre de 1993.

3. La sociedad INSTITUT PASTEUR presentó oposición al registro, argumentando ser propietaria de la marca STAMARIL, registrada para distinguir únicamente “vacuna termoestable contra la fiebre amarilla”, Clase 5.

4. La firma ONSEM presentó igualmente oposición al registro solicitado, argumentando ser titular de la marca ARMERYL que distingue productos de la Clase 5. Ambas oposiciones fueron posteriormente desistidas, en vista de la limitación en la cobertura acordada para el registro requerido.

5. El 29 de diciembre de 1995 el Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 25859, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad INSTITUT PASTEUR y, negó el registro solicitado.

6. La sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida.

7. El 28 de enero de 1997 fue decidido el recurso de reposición interpuesto, por medio de Resolución Nº 001834 que confirmó la Nº 25859.

8. El 26 de octubre del 2000, el mismo Organismo expidió la Resolución Nº 26938 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó la resolución impugnada, declarando así agotada la vía gubernativa.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, con domicilio en Frankfurt Am Main, constituida bajo las leyes de Alemania, por intermedio de apoderado manifiesta que presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro para la marca “AMARYL” destinada a amparar “un producto farmacéutico oral para el tratamiento de la diabetes”, perteneciente a la clase internacional Nº 5; solicitud respecto de la cual la sociedad INSTITUT PASTEUR, formuló oposición con base en la marca “STAMARIL” de su propiedad.

   Sostiene la actora que “si se cotejan en su conjunto la marca nominativa AMARYL, con la mixta STAMARIL, también clase 5, se concluye que las mismas presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales, que hacen que la una marca no sea confundible con la otra, puesto que la marca AMARYL cumple con los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto a que no es genérica, ni descriptiva, ni se refiere a un objeto o servicio determinado.”

   Al argumentar la violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 señala que “...de otra parte, el análisis de confundibilidad entre dos signos debe adelantarse teniendo en cuenta los productos que ambos signos distinguen, pues será en función de tales productos que se presente confusión entre el público consumidor; por esa razón debemos analizar ahora si los productos que distingue STAMARIL y los que pretende distinguir AMARYL, son los mismos o son de aquellos respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”.

   Agrega que “.... a su turno la marca AMARYL pretende distinguir ´un producto farmacéutico oral para el tratamiento de la diabetes`. Con la sola lectura de los productos enfrentados se aprecia que no son los mismos productos. Desde ese punto de...