PROCESO 11-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 11-IP-2003

Solicitud de Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal h), y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del literal e) del artículo 83 ibidem. Actor: MARKS & SPENCER P.L.C. Proceso interno Nº 5321. Marca: M&S.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y nueve días del mes de febrero del año dos mil tres; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero, Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 16 de enero del año 2003, se ajusta a las disposiciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 5 de febrero del corriente año.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes.

   Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad MARKS & SPENCER P.L.C., para demandar a la Superintendencia de Industria Comercio de la República de Colombia.

   Se indica además como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad MARS INCORPORATED.

   1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.

   Pretende el actor que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

   ( La Resolución N° 23919 del 13 de septiembre de 1995, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo N° 92-360.481, mediante el cual se negó el registro de la marca M&S para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   ( La Resolución N° 26937 del 29 de noviembre de 1996, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió de manera confirmatoria el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución N° 23919.

   ( La Resolución N° 2054 del 1 de julio de 1998, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación, confirmando nuevamente en todas sus partes la Resolución N° 23919.

   Como consecuencia de la nulidad de los anteriores Actos Administrativos, solicita el actor a titulo de Restablecimiento de su Derecho, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de la sociedad MARKS & SPENCER P.L.C., el registro de la marca nominativa “M&S” para distinguir los productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación Internacional de Niza.

   Sustenta el actor en su libelo demandatorio, que ante la solicitud de registro presentada por la sociedad en cuestión, para distinguir los productos de la clase internacional 29, la Superintendencia produjo resolución denegatoria aduciendo que el signo solicitado se asemejaba ortográfica y fonéticamente, de modo que podría inducir al público consumidor a error a la marca “m&m’s” de propiedad de la firma MARS INCORPORATED registrada para amparar todos los productos de misma clase 29[1].

   Alega el demandante que con la negativa a registrar el signo solicitado la Superintendencia violó los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al considerar equívocamente que con el registro de la marca “M&S” se presentaba suficiente grado de confusión entre el público consumidor para que la misma fuera irregistrable.

   Argumenta que la Superintendencia de Industria y Comercio estima, al parecer, que la marca “M&S” busca confundir al público al aprovecharse para ello de la marca “m&m’s” registrada previamente por la sociedad “MARS INCORPORATED”; que tal deducción está alejada de la realidad, ya que MARKS & SPENCER es una marca suficientemente conocida en el mundo de los negocios y en el campo de los alimentos, que no busca, ni necesita en modo alguno, aprovecharse de la marca ya registrada con anterioridad, y que además ambas empresas pueden llegar a ser competidoras en un momento dado, pero sus signos y marcas datan de muchos años y han coexistido en el mercado de igual manera.

   Con base en lo anterior estima que la solicitud de registro de la marca “M&S” cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 81 y demás normas concordantes de la Decisión 344, y que pese a esto la Superintendencia de Industria y Comercio, consideró que la marca cuyo registro se solicitaba incurría en dos de las causales de irregistrabilidad, contempladas en los artículos 82 y 83, de la Decisión citada.

   Puntualiza, que las marcas “M&S” y “m&m’s”, se escriben diferente, se pronuncian diferente, tanto Inglés como en Español; además se representan gráficamente en forma distinta; lo que permite afirmar en grado de certeza, que el consumidor Colombiano medio no incurriría en error al escoger, entre una y otra.

   1.3. Contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones del demandante, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo se concluye en forma clara que la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria por la Decisión 344, garantizándosele a la actora el debido proceso y el derecho de defensa.

   Manifiesta que realizado el examen sucesivo y comparativo de la marca “M&S” frente a la marca “m&m’s”, registrada a favor de MARS INCORPORATED, se colige que son semejantes y pueden inducir al público a error ya que los productos que la distinguen están comprendidos en la clase internacional 29, puesto que son productos alimenticios que tienen una misma destinación y podrían generar confusión en los consumidores respecto de su origen empresarial.

   Arguye que una vez efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “M&S”, frente a la marca “m&m’s”, para la clase 29, se concluye que entre las mismas existe semejanza, existiendo confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado llevarían a error al público, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los consumidores, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen.

   En consecuencia, solicita el demandado, no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por el actor, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por...