PROCESO No. 105-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 105-IP-2002

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad INVERSIONES CASTRO PINZÓN HNOS. LTDA.

Denominación: “LA CHISPA ROJA”.

Expediente interno N° 6721.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiséis de febrero del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 29 de octubre de 2002; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la sociedad INVERSIONES CASTRO PINZON HNOS. LTDA. “presentó la solicitud de registro de la marca LA CHISPA ROJA (mixta), clase 42” (A saber, “Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases”). “Una vez publicado el extracto de la solicitud de (sic) la Gaceta de Propiedad Industrial, se formuló oposición por la COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A. ... argumentando que la marca LA CHISPA ROJA (Mixta), clase 42, solicitada por INVERSIONES CASTRO PINZON HNOS LTDA, es confundible con la marca LA BRASA ROJA (mixta), de la clase 42, de su propiedad. Tramitadas las oposiciones, la División de Signos Distintivos expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual decidió declarar fundada la oposición formulada por COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A., y en consecuencia, negó el registro de la marca solicitado por la sociedad INVERSORES CASTRO PINZON HNOS LTDA”.

   A juicio del consultante, la resolución denegatoria del registro se apoyó en las siguientes consideraciones: “... En opinión de este despacho, en la marca mixta LA CHISPA ROJA predomina el elemento denominativo, el cual resulta ser muy parecido al de la marca LA BRASA ROJA fundamento de la observación teniendo (sic) en cuenta que también el aspecto gráfico de dichas marcas presenta (sic) características que las hace confundibles, el mismo argumento es válido para las enseñas y el depósito del nombre comercial LA BRASA ROJA”.

   Agrega el solicitante que la actora interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, “en el cual se expusieron claramente los fundamentos jurídicos por los cuales el signo LA CHISPA ROJA (mixta) no es confundible con la marca LA BRASA ROJA (mixta), siendo, por tanto, procedente su registro como marca distintiva de productos comprendidos en la clase 42. Se dijo que la marca solicitada es perfectamente registrable por cuanto no existen semejanzas desde el punto de vista gráfico, conceptual o de cualquier otra índole que dejen concluir cualquier parecido entre los signos enfrentados. Además, que las expresiones ‘CHISPA Y BRASA’, tienen aceptaciones (sic) distintas en la lengua española. El signo LA CHISPA ROJA (Mixta), para distinguir productos de comprendidos (sic) en clase 42 … es, un signo evocativo y, por tanto, susceptible de ser registrado como marca distintiva de los referidos productos. Se desató el recurso mediante resolución 11685 del 31 de mayo de 2000, agotándose la vía gubernativa …”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante informa que, según la actora, se incurrió en violación de las siguientes normas: “El artículo 81, en cuanto se concluye que para que cualquier signo pueda registrarse como marca, debe cumplir con la función esencial de distinguir en el mercado un determinado producto de otros idénticos o similares. Contravino la División de Signos Distintivos esta norma superior, pues la marca LA CHISPA ROJA (mixta) es un signo perceptible, suficiente (sic) distintivo y susceptible de representación gráfica”. Se habría incurrido además en la violación de los artículos 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 “… por interpretación errónea, por cuanto la División de Signos Distintivos al decidir sobre la confundibilidad de las marcas, determinó, sin ser correcto, que la marca solicitada era confundible con la marca LA BRASA ROJA, para distinguir los mismos servicios y productos de similar naturaleza … Las semejanzas que proyectan estas dos marcas, reflejando el solo aspecto denominativo de la terminación ROJA, pero que al apreciarlas en conjunto se debe concluir que exita (sic) una gran distintividad de la marca LA CHISPA ROJA, en donde el color es el más sobresaliente, y el magenta como color moderno de (sic) mayor distintividad al signo … La simple observación de los signos de esta impresión en conjunto, denota la inconfunbilidad (sic) de las marcas, que de suyo provoca que el consumidor distinga una marca de otra, y evite caer en error en cuanto al origen del producto. Del cotejo de las enseñas comerciales en conjunto, se puede apreciar que no es posible que el consumidor final entre a un establecimiento de la CHISPA ROJA, pensando que lo está haciendo a uno de la BRASA ROJA, pues sus elementos en conjunto representan una gran diferencia”.

   En su demanda, la actora alega también que debería tomarse en cuenta que “Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominado (sic) (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), y uno de tales elementos tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo”; que “... mi prohijada no tiene el menor asomo de copiar una marca, cuando la suya propia LA CHISPA; ya tiene un reconocimiento e identidad propia en el mercado de los asaderos de pollos ...”; que “Teniendo en cuenta todos y cada unos (sic) de los aspectos de cada marca como lo son el color, dibujo, forma, disposición de las imágenes, disposición de las letras, combinación de tonos, significado e ideología de cada marca, podemos concluir que es imposible que puedan ser percibidas, como la misma o involucrada la una con la otra”; que “... teniendo la marca de mi poderdante, colores, dibujos, imágenes, disposiciones y letras completamente diferentes a las de la marca anteriormente registrada, tal confusión no puede sufrirla una persona medianamente inteligente como lo es el comprador medio y no resulta en ningún caso imitación de las marcas registradas”; y que “Por ejemplo, analizando cada una de las marcas, en realidad es casi imposible confundir el color rojo de las letras de la BRASA ROJA, con el color amarillo de las letras de LA CHISPA ROJA; el negro de los delineados de la BRASA ROJA, con el azul de los delineados de LA CHISPA ROJA; el color blanco del fondo de la etiqueta de la BRASA ROJA con el magenta y el gris claro del fondo de la CHISPA”.

   Finalmente, se alega en la demanda que “... cada etiqueta posee rasgos que difieren de la otra totalmente, como lo son los símbolos geométricos que se encuentran en cada presentación: en la etiqueta de LA BRASA ROJA, se encuentra perfectamente definido un circulo rodeando a la figura del pollo, en cambio en la etiqueta LA CHISPA ROJA, únicamente se encuentran los rectángulos del fondo magenta y plateado”; que “Por tanto, se debe tener presente que el color y la palabra ROJO/A es universal y no puede pertenecer a un solo empresario, que con el ánimo...