PROCESO No. 78-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 78-IP-2002

Solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a, d y e; 83, literales a, d y e; 95 y 96, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.

Parte actora: Mc DONALD’S CORPORATION.

Marca: “FILET-O-FISH”.

Expediente interno N° 2693-96-MP.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cuatro de diciembre de dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a, d y e, 83, literales a, d y e, 95 y 96, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Patricio Secaira Durango, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de agosto de 2002; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Del libelo de demanda se desprende que “El 26 de julio de 1994 ... McDonald’s Corporation, solicitó el registro de la marca de fábrica FILET-O-FISH, para proteger ‘sánduches comestibles, sánduches de carne, sánduches de cerdo, sánduches de pescado, sánduches de pollo, bizcochos y galletas, pan, tortas, galletas de dulce, chocolate, café, substitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, condimentos, azúcar’, en la Clase Internacional 30” (A saber: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo”).

   El actor alega que “Dicha solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 354 que salió a circulación el 15 de diciembre de 1994 y no fue objeto de observación alguna por parte de terceros. Transcurrido el término previsto de treinta días para presentar observaciones, el Director Nacional de Propiedad Industrial debió realizar, en los quince días posteriores, el examen de registrabilidad de la marca ... Al no haber dado un pronunciamiento, debió otorgarse el registro de la marca, puesto que al no objetarla dentro del término previsto por el Reglamento, se entiende otorgado el registro”.

   Sin embargo, el actor señala que: “… mediante Resolución No. 0947611 de 9 de enero de 1996 ... el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro de la marca FILET-O-FISH en virtud de que ... ‘la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 82, literal a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no tiene distintividad original al constituir un grupo de palabras que traducen simplemente la palabra filete de pescado’ ”.

   Por ello, demanda que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declare “la nulidad e ilegalidad del acto administrativo impugnado mediante el cual el Director Nacional de la Propiedad Industrial resolvió negar el registro de la marca FILET-O-FISH, de McDonald’s Corporation y dispondrá su registro”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El actor afirma, según refiere el consultante, que “... su marca ‘FILET-O-FISH’ es plenamente registrable como lo demuestra el registro de la misma en un sinnúmero de países del mundo, inclusive en los países del Área Andina, donde se aplica la misma legislación comunitaria vigente para el Ecuador. Añade también que el registro de su marca ‘FILET-O-FISH’ ha sido registrada inclusive en países de habla inglesa donde, de ninguna manera, se ha considerado al término como de uso común, reconociendo su alta distintividad”; que “el Director Nacional de Propiedad Industrial cometió un error al rechazar el registro de la marca ‘FILET-O-FISH’, citando en su apoyo varias normas nacionales, como el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, violación de la norma del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al fundamentar la resolución en el artículo 82, literales a), d) y e) de la misma Decisión”.

   En la demanda se sostiene, además, que “La marca FILET-O-FISH es un signo perceptible y suficientemente distintivo y de ninguna manera puede confundirse con los productos que ampara y, peor aún, describir a los mismos …”; que “... constituye violación de la norma del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la afirmación realizada por el Director Nacional de Propiedad Industrial al fundamentar su resolución en el Art. 82, literales a), d) y e), de la misma Decisión, pues la marca FILET-O-FISH es distintiva y, por lo tanto, susceptible de registro”.

   Finalmente, el actor argumenta que “... el Director Nacional de Propiedad Industrial carecía de potestad y competencia para negar el registro de la marca FILET-O-FISH ... en virtud de la norma del Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado que dispone que ‘todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince días .... En todos los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta a favor del reclamante’. Adicionalmente, esta norma ha de ser considerada en conjunto con aquella del Reglamento para la aplicación de la Decisión 344 (Art. 34 A, introducido por el Art. 11 del Decreto Ejecutivo No. 1738-A, R.O. No. 473, de 30 de junio de 1994, que reformó el Decreto Ejecutivo No.1344 A, publicado en el R.O. No. 341 de 21 de diciembre de 1993) que dispone ‘vencido el término previsto en el Art. 93 de la Decisión 344, si no se hubieren presentado observaciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realizará el examen de registrabilidad en el término de 15 días, vencido el cual si no hubiere objeción alguna se entenderá que el signo es registrable y se extenderá el correspondiente registro’. En consecuencia, si la solicitud para el registro de la marca FILET-O-FISH fue presentada el 26 de julio de 1994, y se la publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 354 que salió a circulación el 15 de diciembre de 1994, el término para presentar observaciones venció el 25 de enero de 1995, el Director debió resolver sobre la registrabilidad de la marca hasta el 15 de febrero de 1995. En vista de que la solicitud para el registro de la marca FILET-O-FISH no fue rechazada dentro del término previsto por las normas antes citadas, operó el silencio administrativo por el cual se entiende aceptada la solicitud de registro de la marca FILET-O-FISH. La Resolución No. 0947611 ... es pues, extemporánea, pues la facultad del Director Nacional de Propiedad Industrial para resolver había caducado. Por ello, carece de competencia y el acto administrativo es nulo”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. Según el consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial afirma “… que la marca ‘FILET-O-FISH’ carece de distintividad original al constituir un grupo de palabras que traducen simplemente la palabra FILETE DE PESCADO, que el acto administrativo impugnado se fundamenta claramente en la norma invocada por la autoridad administrativa”.

   2.2. Por su parte, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca “otorga plena legalidad y validez la (sic) resolución impugnada; se apega al artículo 29 del Tratado que crea el tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, pidiendo suspensión del procedimiento y solicitando a dicho Tribunal la interpretación prejudicial de los Arts. 81, 83 (literales a, d y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

   2.3. Y el Procurador General del Estado “Se excepciona alegando expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado: señala también la improcedencia de la demanda en cuanto el actor pretende que se declare la nulidad del acto...