PROCESO 100-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 100-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y e) y 95 de la Decisión 344; 134, 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador. Interpretación de oficio del literal a) del artículo 82 y del artículo 84 también de la Decisión 344. Actor: ENRIQUE BERNAT F. S.A. Marca: “CHUPA gráfica en colores”. Proceso interno N° 6908-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dos.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 2 de octubre del año 2002 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 6 de noviembre del mismo año.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes.

   Actúa como demandante la firma ENRIQUE BERNAT F. S.A., siendo demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI y, el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador. Se constituye en tercero interesado la compañía PEPSICO INC.

   1.2 Acto demandado.

   La interpretación se plantea en razón de que la firma ENRIQUE BERNAT F. S.A., demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 975229, de 19 de enero del 2000, notificada el 19 de los mismos mes y año, por medio de la cual al resolver el recurso de reposición presentado respecto de la Resolución Nº 974184, de 26 de octubre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial la confirma integralmente, ratificándose en la negativa del registro de la denominación “CHUPA gráfica en colores” como marca de fábrica, destinada a proteger productos comprendidos en la Clase Nº 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por contravenir, en opinión de la Autoridad Nacional Competente, el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   1.3 Hechos relevantes.

   Del expediente remitido por la Instancia Nacional Consultante han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

1. El 1 de abril de 1997, la firma ENRIQUE BERNAT F. S.A., presentó solicitud para obtener registro de la denominación “CHUPA gráfica en colores” como marca de fábrica, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 30 de la Clasificación Internacional de Niza. [1]

2. La solicitud a la cual le correspondió el expediente Nº 77093-97, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 387, página 62.

3. El 20 de mayo de 1998 se formuló observación al registro solicitado por parte de la compañía PEPSICO INC., con base en la marca “CHUPA DIPS” de su propiedad, registrada para amparar productos también de la clase Nº 30.

4. El 26 de octubre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 974184 por medio de la cual aceptó la referida observación y denegó el registro de la referida marca.

5. El 15 de noviembre de 1999, la firma ENRIQUE BERNAT F. S.A., solicitante de dicho registro, presentó recurso de reposición en contra de la resolución Nº 974184.

6. El 19 de enero del 2000, el mencionado Director Nacional de Propiedad Industrial, al resolver el recurso presentado, expidió la Resolución Nº 975229, por medio de la cual ratificó integralmente la resolución Nº 974184 original.

   b) Escrito de demanda

   La firma española ENRIQUE BERNAT F. S.A., a través de apoderado, presenta demanda de nulidad contra la Resolución Nº 975229, de 19 de enero del 2000, manifestando ser propietaria en Ecuador de las marcas notoriamente conocidas “CHUPA CHUPS”, registradas en 1974 y 1990 y “CHUPA (gráfica en colores)” en 1998, las dos primeras para distinguir productos de la clase internacional Nº 30 y, la tercera, de la clase Nº 28, por lo que, según expresa, la marca cuyo registro ha sido solicitado, para amparar productos esta vez de la clase Nº 30, es parte de lo que la doctrina denomina “familia de marcas” o “marcas seriadas”.

   Afirma que el Director Nacional de Propiedad Industrial, al expedir la Resolución 975229, infringió las disposiciones contenidas por los artículos 81, 82 literal h), 83 literal h) y artículo 95, inciso 2 de la Decisión 344, en concordancia con normas de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.

   Asevera además, en lo principal, que la marca “CHUPA (gráfica en colores)” es distintiva y cumple todos los requisitos establecidos por la Ley; nuevo registro éste con el cual la Actora pretende, según manifiesta, ampliar la protección de sus marcas incluyendo un gráfico en colores.

   Expresa que la Autoridad no tomó en cuenta los argumentos planteados en la contestación a la “oposición” y en el recurso de reposición; que no se puede negar la existencia de un derecho preferente respecto de las denominaciones CHUPA CHUPS y CHUPA – gráfica en colores y, que la denominación “CHUPA DIPS”, base de la observación, fue solicitada por PEPSICO INC. recién en 1995 y registrada en 1996. Que, adicionalmente, ENRIQUE BERNAT F. S.A., tiene derechos de exclusividad sobre las marcas antes indicadas en conjunto y no sólo sobre el término CHUPA.

   Sostiene, por otra parte, que la Resolución por la cual fue aceptada la observación y negado el registro de la marca solicitada, carece de una “debida motivación”, pues no toma en consideración que el elemento característico de las marcas prioritariamente registradas es la palabra “CHUPA”.

   c) Contestaciones a la demanda

   El Director Nacional de Propiedad Industrial deduce como excepción la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Expresa que la solicitud de registro fue objeto de observación, que entre las marcas en controversia existe identidad en los planos gráfico y fonético, además de que “protegen productos encasillados en la misma clase internacional”, lo que “haría probable el error o confusión”.

   Afirma que sobre esas bases se ha concluido que la “marca solicitada no cumple los requisitos legales y está incursa en las prohibiciones de registro contempladas en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344”, razones por las cuales fue resuelto negar el registro, solicitando que en sentencia sea rechazada la demanda.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, niega también los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, se ratifica en la Resolución Nº 975229 materia de la impugnación, pues guarda, según expresa, conformidad con la legislación andina y nacional, solicitando igualmente que sean acogidas sus excepciones y rechazada la demanda.

   La compañía PEPSICO INC., con domicilio en Purchase, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, por intermedio de apoderado contesta también la demanda, manifestando que presentó observaciones contra el registro de la marca “CHUPA gráfica en colores”, con fundamento en la propiedad en el Ecuador de “la prestigiosa y notoria marca de fábrica CHUPA DIPS”, inscrita en julio de 1996 para amparar productos de la clase internacional 30.

   Manifiesta que alegó que la marca solicitada no es susceptible de registro por contravenir lo dispuesto en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344; que mediante Resolución Nº 974184, de 26 de octubre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial aceptó la observación presentada y negó el registro de la aludida marca, por considerar que, además de lo expuesto, se encontraba incursa en las prohibiciones del artículo 83 literal a) de la misma Decisión; acto administrativo confirmado más tarde mediante Resolución 975229, de 19 de enero del 2000, por las mismas razones mencionadas.

   Sostiene que esa última Resolución fue debidamente motivada, esto es, apoyada en “razonamientos ajustados a derecho” y que, para el efecto, “se aplicó correctamente” las normas de la Decisión 344 antes referidas, así como los artículos 194 y 196 literal a) de la Ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual.

   Sobre estas bases, opone como excepciones la negativa de que la Autoridad Nacional Competente haya infringido norma alguna y que su resolución haya sido inmotivada; niega el derecho de la actora para solicitar el registro así como que tenga élla derechos prioritarios de exclusividad para registrar la marca CHUPA (gráfica en colores); niega la existencia de violación alguna en el trámite administrativo y, en definitiva, niega todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

   CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

   El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de...