PROCESO No. 74-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 74-IP-2002

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: DENTCO, INC.

Marca: “SENSOGARD”.

Expediente interno: N° 6149.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinte de noviembre de dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 102 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 26 de agosto de 2002; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “El 13 de agosto de 1986 se le concedió el registro núm. 114.895 para la marca SENSODYNE, con el cual se amparan productos comprendidos en la clase 21, dentro de los cuales se encuentran incluidos los cepillos para limpieza de los dientes” (Clase 21.- ‘Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidos en otras clases’); que “El 13 de junio de 1990, la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY solicitó el registro de la marca SENSOGARD para distinguir productos comprendidos en la clase 21 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972, dentro de los cuales se encuentran incluidos los cepillos para la limpieza de dientes”; que, publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, “la sociedad DENTCO , INC. formuló observación en su contra, alegando la existencia del registro núm. 114.895 para la marca SENSODYNE y argumentando riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se solicita SENSOGARD y la marca previamente registrada SENSODYNE.”

   Agrega el consultante que, según el dicho de la actora, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución N° 18628, “declaró infundada la observación promovida por DENTCO, INC. y concedió el registro de la marca SENSOGARD a favor de COLGATE PALMOLIVE COMPANY ... al considerar erróneamente que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, desconociendo, no sólo su evidente similitud en grado de causar confusión, sino el reconocimiento que COLGATE ha hecho de existir confusión entre SENSODYNE y SENSOGARD, al desistir en Argentina de su pretensión sobre la última al presentarse obstáculo con base en la primera”; y que, si bien DENTCO, INC. ejerció recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución citada, “... insistiendo en el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y presentando documentación y pruebas que demuestran no sólo la importancia de la marca SENSODYNE y la asociación que existe en la mente del consumidor entre esa marca y los productos comercializados por DENTCO, INC. con ella, sino el hecho de que COLGATE pretende apropiarse de la marca SENSOGARD, de propiedad de la actora en otros países, así como sacar indebido provecho del reconocimiento que el consumidor tiene de la marca SENSODYNE y la asociación que se presenta entre ‘SENSO’ y los productos de la actora”, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dictó finalmente la Resolución N° 20995, confirmatoria de la anterior.

   1.2. Cuestión de derecho

   La actora afirma que las Resoluciones cuya nulidad demanda incurrieron en la violación de los “Artículos 83, 102 y 113 y demás normas concordantes con la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. A su juicio, “el signo SENSOGARD no presenta la suficiente diferencia frente al signo previamente protegido SENSODYNE que le permita al signo SENSOGARD la capacidad distintiva que le exige el Artículo 81 de la mencionada Decisión 344”; que “En el caso de la marca SENSOGARD frente a la marca SENSODYNE se configura la prohibición contenida en la norma prevista en el Artículo 83 (a) de la Decisión 344 atrás identificada pues: Las marcas SENSOGARD y SENSODYNE son similarmente confundibles en grado de causar confusión; y los productos que se amparan con una y otra marca son los mismos, esto es, productos de la clase 21 (clase que ampara, entre otros productos para la limpieza de dientes)”; y que “Esta plenamente demostrado que mi representa (sic) posee mejores derechos sobre la marca SENSODYNE ... que aquellos que la sociedad Colgate pueda pretender sobre la marca SENSOGARD. Este mejor derecho surge del hecho de ser anterior el privilegio concedido a mi representada sobre SENSODYNE en Colombia. Además, se demostró que SENSOGARD es propiedad de Dentco, Inc. en Estados Unidos de América ... Dicho hecho, ser SENSOGARD una marca de Dentco en el exterior, hace ver la mala fe que mueve a Colgate pues no puede existir duda que, Colgate, conoce lo que hace uno de sus competidores y resulta, por lo menos curioso, que Colgate pretenda una marca idéntica a la de su competidor en el exterior marca que resulta tan cercana, en grado de causar confusión, con SENSODYNE registrada en Colombia. Especial mención merece el hecho que Colgate desistió en Argentina de su pretensión sobre SENSOGARD cuando tuvo en frente la observación de SENSODYNE ...”.

2. Contestaciones a la demanda

   2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de apoderado, sostiene que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate ‘SENSODYNE’ y ‘SENSOGARD’ colocada entre signos de interjección, se concluye en forma evidente que no presentan semejanzas suficientes de conllevar a engaño a los consumidores quienes podrán diferenciarlos de otros productos, pues no existe confundibilidad entre las mismas”. En consecuencia, señala, “... la marca ‘SENSOGARD’ para la clase 21 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria. Estudiada en sus detalles la marca antes descrita y solicitada para registro por la Sociedad Dentco, Inc, se hace relevante el hecho de que está provista de los suficientes elementos que le dan fuerza distintiva y cumple en consecuencia con los requisitos exigidos; además es evidente que en el presente caso no se configuran las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma comunitaria”; y que “Las resoluciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

   2.2. El tercero interesado, la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, por medio de apoderado, argumenta que “En el presente caso es evidente que al observar los signos en conflicto vemos que los mismos comparten una raíz genérica o al menos descriptiva, por cuanto el término SENSO, como bien lo advierte la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados hace referencia directa a sensibilidad o algo sensible, que tratándose de los productos de la clase 21 es claramente...