PROCESO No. 67-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 67-IP-2002

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad KIMBERLY - CLARK CORPORATION.

Marca: “GOODNITES”.

Expediente Interno: N° 6580.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, quince de noviembre del año dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 1° de agosto de 2002; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes, y que son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, “la Sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION solicitó el 25 de julio de 1995 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca GOODNITES, para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza” (a saber: “Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”).

   Sin embargo, “la sociedad MOLNLYCKE AB presentó observaciones al registro de la marca solicitada, por considerar que era confundible con la marca GOODNIGHT, para amparar toallas sanitarias, tampones y otros artículos de protección menstrual, pantalones sanitarios, es decir productos comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza”. (A saber: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”).

   El consultante informa además que “Mediante la Resolución del 25 de diciembre (rectius: septiembre) de 1996, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró infundada la observación presentada y se ordenó conceder el registro de la marca GOODNITES a favor de KIMBERLY CLARK CORPORATION”; que “El 25 de septiembre de 1996 la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION (rectius: la sociedad MOLNLYCKE AB) presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución 21039 del 25 de septiembre de 1996”; que “Mediante la Resolución 2743 del 31 de enero de 1997, proferida por la División de Signos Distintivos, se decidió el recurso de reposición interpuesto por MOLNLYCKE AB, la cual fue confirmada en todas sus partes”; y que “Mediante la Resolución 07245 del 31 de marzo de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación interpuesto, mediante el cual se revocó la decisión inferior en todas sus partes, y en su lugar se declaró infundada (rectius: fundada) la observación presentada”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante afirma que la parte actora denunció la violación de los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, ya que la administración “no tuvo en cuenta que las marcas comerciales son un complemento necesario de los productos o mercancías que se identifican con las mismas, lo que permite distinguir los productos frente a las diferentes personas que concurren al mercado, de allí que una marca no se encuentre separada de un producto, cuando la misma sirve para diferenciar un producto similar o parecido”; que, a juicio de la actora, “Para establecer si la expresión GOODNITES es registrable como marca, la Superintendencia de Industria y Comercio debió estudiar si cumplía con tres requisitos esenciales como son la perceptibilidad, suficiente distintividad y que sea susceptible de representación gráfica”; y que “Respecto a la perceptibilidad, GOODNITES, además de ser una marca nominativa, está formada por una palabra fácilmente perceptible por los sentidos, especialmente por la vista que es el medio más generalizado para el público. En cuanto a la representación gráfica, GOODNITES es una expresión susceptible de representarse materialmente, y de ser percibido. GOODNITES posee el requisito de la distintividad, ya que la marca anteriormente registrada GOODNIGHT ampara productos no relacionados en lo absoluto con los que la primera quiere identificar”.

   Agrega el consultante que, según la actora, “Los presupuestos legales para el registro de una marca son, primero que la marca a registrar no sea similar a una que previamente haya sido registrada, y segundo no debe amparar sus productos o servicios; lo cual se presenta en este caso, ya que GOODNITES identifica únicamente ropa desechable para infantes, bebés y niños en edad de caminar, pañales, pantalones de entrenamiento e interiores absorbentes, mientras que el registro de la marca GOODNIGHT ampara exclusivamente toallas sanitarias, tampones, y otros artículos de protección menstrual, pantalones sanitarios, por ello es evidente que no existe similitud entre los productos mencionados, ya que son de distinta naturaleza y finalidad, es así que basado en la Clasificación Internacional de Niza, la marca GOODNITES está en la clase 16, y la segunda en la clase 5ª”; y que “Los productos identificados con las marcas en conflicto entran en contacto de manera distinta con el público consumidor, y a pesar de que los medios de publicidad de ambos aunque pueden ser iguales, se tratan (sic) de productos diferentes que se distinguen sin mayor esfuerzo su naturaleza, además no existe relación entre los mismos, ya que el uso de uno está para el cuidado del bebe (sic), mientras que el otro se encuentra dentro del género de productos para higiene íntima femenina”.

2. Contestación a la demanda

   Consta en autos que la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia dio contestación a la demanda, por medio de apoderado, y solicitó que las pretensiones de la actora no fuesen tenidas en cuenta “por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

   La demandada alega, sobre la base de un conjunto de sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que “Efectuado el examen comparativo de la marca ‘GOODNIGHT’ (registrada) a favor de la sociedad Molnlycke AB para productos de la clase 5, frente a la marca GOODNITES (solicitada) por la sociedad Kimberly Clark Corporation para productos de la clase 16, se concluye que si bien estas marcas distinguen productos de clase diferentes (sic) de la nomenclatura vigente, existe relación de productos entre las mismas que inducirían al público a error”; que la utilización y los canales de comercialización de ambos signos son afines “ya que ubican (sic) generalmente en los mismos stand”; y que, en consecuencia, la marca GOODNITES “no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma...