PROCESO No. 63-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO No. 63-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 5449. Actor: SOCIEDAD HERSHEY FOODS CORPORATION. Marca: “KISS COOL”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal;

El auto del diecisiete de julio de 2002, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

1. ANTECEDENTES

   Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes:

   1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación

   La sociedad HERSHEY FOODS CORPORATION persigue se declare la nulidad de los actos administrativos en los cuales se concede el registro de la marca “KISS COOL” a favor de la sociedad KRAFT FOODS INC, para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional No. 30 [1].

   En la demanda que interpone la sociedad HERSHEY FOODS CORPORATION se persigue la nulidad de las Resoluciones No. 32499 del 26 de diciembre de 1997; en la cual se concedió el registro de la marca “KISS COOL”; la No. 9808 de 29 de mayo de 1998 y la No. 3391 de 14 de septiembre de 1999, por las cuales se confirmó la primera. Como consecuencia de la nulidad solicita que se declare fundada la oposición de la actora y se cancele el registro de la marca KISS COOL. El actor alega que se ha otorgado el registro de la marca “KISS COOL”, afirma, violando la normativa comunitaria en esta materia, Decisión 344.

   Sostiene la actora que la marca registrada no cumplió con los requisitos para la concesión de la misma, ya que no es distintiva al punto que es confundiblemente similar con la marca HERSHEY`S KISSES previamente registrada. El grado de confundibilidad entre las expresiones HERSHEY`S KISSES y KISS COOL es más que una imitación sin incidencias. “Es incuestionable que la esencia de las marcas en conflicto está en la expresión KISS, pues es ella el elemento caracterizante de una y otra expresión. De tal manera que es en dicha expresión en donde se origina el grado de incertidumbre al que hace referencia la jurisprudencia andina, independientemente de que las marcas sean analizadas como un todo o que el cotejo de irregistrabilidad se concentre en las expresiones que comparten.”

   Para la actora, la marca KISS COOL no es distintiva, por lo tanto no tendrá la vocación para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada, y por el contrario creará confusión en el público consumidor, puesto que éste por su comportamiento desprevenido frente a este tipo de productos, al encontrar en el mercado otro producto que haga uso de la expresión similar a los famosos dulces KISSES tenderá a pensar que se trata de un producto con un mismo origen empresarial.

   Se acompaña copia de la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio quien sostiene no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por carecer de apoyo jurídico, alegando que el acto administrativo se ajustó a pleno derecho y a las normas comunitarias en materia de Propiedad Industrial.

   Expresa la Superintendencia de Industria y Comercio que al realizar el examen sucesivo y comparativo de las marcas “KISS COOL” y “HERSHEY`S KISSES” se concluyó en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo aspectos gráficos ni fonéticos que induzcan a error al público consumidor.

   El señor Juan Pablo Cadena Sarmiento como apoderado de la sociedad KRAFT FOODS INC., se opone a cada una de las pretensiones de la demandante, por cuanto los actos acusados se ajustan a la normativa legal vigente al momento de su expedición, no existiendo ilegalidad alguna que pudiera generar su nulidad.

   Considera la sociedad demandada que en jurisprudencia reiterada de este Tribunal ha dicho que un signo igual o similar a otro previamente solicitado o registrado no está prohibido su registro por sí sólo, sino cuando el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo titular.

   Observa finalmente, que la marca “KISS COOL” cumple a cabalidad con cada uno de los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344, y no cae en el riesgo de confusión que podría llevar al público consumidor a errar en su adquisición.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, estas son, los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de oficio el el artículo 83 literal d) y e), correspondiente a la marca notoria; normas que se transcriben seguidamente:

   DECISIÓN 344

   “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

   “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   De oficio el Tribunal considera pertinente a interpretar los literales d) y e) del artículo 83, por ser relativo a la materia:

   d) Constituyan la...