PROCESO 32–IP–2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 32–IP–2002

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 87, 90, 91 y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 6614-99-L.Y.M. Actor: Bayer Aktiengesellschaft, Marca: SIRIUS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil dos.

VISTOS:

1. De los hechos

   La sociedad Universus Colombia S.A., a través de su apoderado, presentó el 6 de octubre de 1995, la solicitud de registro de la marca SIRIUS para proteger: “Todos y cada uno de los productos incluidos en la clase internacional 3, especialmente: colonias, cremas para la piel, desodorantes corporales, jabones perfumados para el baño.” (Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello dentífricos).

   Bayer Aktiengesellschaft, -la sociedad actora en el presente caso- a través de su apoderado, presentó observaciones y se opuso al registro de la marca SIRIUS. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución N° 971285 de 20 de julio de 1999, rechazó la observación presentada y concedió el registro de la marca a la sociedad Universus Colombia S.A.

2. De los argumentos de la demanda

   La sociedad actora –a través de su apoderado- solicita que se declare la nulidad de pleno derecho de la citada Resolución N° 971285, así como la nulidad de los actos generados como consecuencia del acto administrativo impugnado. Y emplaza con la demanda, al Director Nacional de Propiedad Industrial; al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; y a la sociedad Universus Colombia S.A., como beneficiaria del acto administrativo impugnado.

   Sostiene la demandante que es titular de la marca SIRIUS desde 1937, año en que fue registrada en el Ecuador, que dicha marca fue sucesivamente renovada y protege anilinas, colorantes y productos químicos. Como en la época en que fue registrada la marca no estaba vigente el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas –también conocido como la Clasificación de Niza-, señala la actora que era posible solicitar el registro de una marca para productos de distinta naturaleza, finalidad y uso.

   La actora fundamenta su pretensión en el hecho de que los derechos adquiridos al amparo de las leyes anteriores deben ser respetados. Sostiene que: “...las marcas solicitadas y registradas con anterioridad a la incorporación al Derecho Interno del Arreglo de Niza, que establece la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Suplemento del Registro Oficial N 65, del 25 de agosto de 1981), y que han sido renovadas oportunamente, amparan todos los productos especificados en el registro, aún cuando tales productos puedan pertenecer a clases internacionales distintas”.

   La demandante sostiene que la marca SIRIUS de la que es titular, ampara como se ha señalado anteriormente: anilinas, colorantes y productos químicos. De conformidad con la citada descripción, la marca incluiría productos comprendidos en varias clases internacionales, de manera que la marca SIRIUS también protege ciertos productos de la Clase 3 de la Clasificación de Niza, que son precisamente los que Universus Colombia S.A. pretende reivindicar mediante la solicitud de registro de la marca SIRIUS.

   La sociedad actora fundamenta jurídicamente su demanda en la violación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 87 último inciso, 90, 91, y 95 de la Decisión 344 del a Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo la fundamenta en lo dispuesto en el artículo 196 de la Constitución Política del Ecuador; en el artículo 113 literal a) de la Decisión 344; y en los artículos 1, 3, 5, 10 literal a), 23 literal c), 24 literal a), 30, 31 y 59 literal b) de la Ley de Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

3. De la contestación a la demanda

   3.1 Escrito del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI-

   El abogado Nelson Velasco Izquierdo en calidad de presidente del IEPI, contesta la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho sustentados por la demandante, y se ratifica en los efectos de la Resolución N° 971285, pues señala que guarda conformidad con la legislación nacional y andina.

   3.2 Escrito del Director Nacional de Propiedad Intelectual

   El Dr. José Villena Castillo, Director Nacional de Propiedad Intelectual, contesta la demanda deduciendo excepciones.

   El demandado niega los fundamentos de hecho y de derecho formulados por la sociedad actora, y señala que de acuerdo con la Decisión 344 y la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección bajo su cargo debe resolver sobre la concesión o denegación de una marca.

   Sostiene que efectuado el cotejo marcario, se concluyó que si bien existen semejanzas entre las denominaciones controvertidas, éstas no inducirían a error al público consumidor; resalta el principio de especialidad y concluye que la demandante no cumplió con probar la notoriedad de la marca SIRIUS.

   3.3 Escrito de Universus Colombia S.A.

   La sociedad demandada por intermedio de su mandatario, fundamenta su contestación a la demanda en el hecho de que SIRIUS es una marca que goza de prestigio a nivel internacional. Sostiene asimismo que la marca SIRIUS de propiedad de la actora protege productos como anilinas, colorantes y productos químicos que corresponden a la Clase 1 de la Clasificación de Niza; que la demandante no presenta prueba de uso desde 1937 y que también no presenta la renovación respectiva, que le da la vigencia a la marca. Por último afirma que no existe ninguna confusión para el público consumidor, ya que los productos son totalmente distintos.

   CONSIDERANDO:

   Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también competente para actuar como juez comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas...