PROCESO 59-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 59-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literales a), d), e) y h); 83 (sic) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno No. 2730-96-LYM. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY. Marca: OROMEDINE.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez días del mes de julio del dos mil dos, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito I (Quito), mediante escrito firmado por el doctor Patricio Secaira Durango, Presidente del Tribunal.

V I S T O S:

Que la consulta se plantea con observancia de lo dispuesto en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto expedido el 3 de julio del año en curso.

1. ANTECEDENTES.

   1.1. Las partes:

   La demanda en el proceso interno es establecida por la Sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY contra el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, el Procurador General del Estado y el Director Nacional de Propiedad Industrial, titulares de instituciones pertenecientes al Estado Ecuatoriano. Se vincula también al juicio, en calidad de tercero interesado, a la sociedad ELF SANOFI.

   1.2. La demanda:

   Las pretensiones de la demanda persiguen que se anule la Resolución contenida en el oficio Nº 0947422, expedida el 19 de diciembre de 1995 por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador, en la que se acepta el registro de la marca OROMEDINE a favor de la sociedad ELF SANOFI.

   Del relato que hace para formular la consulta la Alta Jurisdicción compareciente y de las demás piezas del proceso remitidas con ella, se deduce que Sociedad WARNER-LAMBERT Company, pretende la nulidad del acto administrativo demandado por considerar que entre las marcas ORALDINE (Clase 5ª.) [1] de la cual es titular, y OROMEDINE (Clase 5ª.), solicitada por ELF SANOFI y registrada no obstante la oposición presentada por la actora, existen semejanzas gráficas, fonéticas, verbales, auditivas y por asociación, razón por la cual, el registro de la última genera confusión entre ambas denominaciones e induce a engaño a los medios comerciales y al público consumidor.

   Argumenta, además, que en la observación que hizo para oponerse al registro, expresó que ORALDINE es una marca notoriamente conocida

   1.3. Contestación a la demanda:

   1.3.1. El MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA manifiesta que la resolución demandada guarda conformidad con la legislación vigente por lo cual es plenamente válida. Por ello, niega pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   1.3.2. EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO delega en el Director Nacional de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca para que actúe en el proceso y se reserva el derecho de vigilar las actuaciones que se cumplan en él. El delegado Director General de Asesoría Jurídica adhiere a la contestación realizada por el señor Ministro y pide se rechace la demanda por maliciosa, infundada e injurídica.

   1.3.3. EL TERCERO INTERESADO, LA FIRMA ELF SANOFI, según el relato del Juez consultante “no contestó la demanda, por lo cual es declarado en rebeldía”.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

   El Tribunal es competente, por razón de su Tratado de Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado, en concordancia con los artículos 121 a 128 de su Estatuto (Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores).

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   Se interpretarán los artículos 81; 82, literales a), d), e) y h); 83, literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. Advirtiendo que ante la circunstancia de que la solicitud del Juez no especifica ninguno de los literales del artículo 83 como objeto de la consulta, la interpretación se limitará a los literales a), d) y e) por haber sido ellos los invocados dentro de las normas violadas en el memorial de demanda.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   3.1. Artículo 81.

   “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   3.2. Artículo 82.

   “No podrán registrarse como marcas los signos que:

   “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

   (...)

   “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

   “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

   (...)

   h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate

   3.3. Artículo 83.

   “Asimismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   .

   (...)

   “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

   .

   3.4. Artículo 95.

   “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

   Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada

   .

4. CONSIDERACIONES.

   Procede, en consecuencia, el Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará, principalmente, los aspectos atinentes a los requisitos para el registro de las marcas, el riesgo de confusión y la inducción a engaño de los medios comerciales; la notoriedad de la marca; y, las observaciones al registro de marcas:

   4.1. Requisitos y condiciones para el registro de un signo como marca. Irregistrabilidad por falta de requisitos del signo (Artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344):

   El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, arriba...