PROCESO 46-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 46-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Actor: PAPELES NACIONALES S.A. Marca: “SUPPLEX”. Proceso interno N° 6493.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil dos.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 de mayo del año 2002 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y, que en consecuencia, fue admitida a trámite.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes.

   Actúa como demandante la empresa PAPELES NACIONALES S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, la sociedad E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY.

   1.2 Actos demandados.

   La interpretación se plantea en razón de que la empresa PAPELES NACIONALES S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones:

   - N° 17279, de 30 de agosto de l999, mediante la cual se declaró infundada la demanda de observación presentada por la Actora, al registro de la denominación SUPPLEX, destinada a proteger productos comprendidos en la Clase Nº 24 de la Clasificación Internacional de Niza y, se concedió dicha inscripción en favor de E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY.

   - N° 00368, de 26 de enero del 2000, por la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto, en la que se confirmó la Resolución anterior; y,

   - N° 07078, de 31 de marzo del 2000, por medio de la cual se decidió el consiguiente recurso de apelación y se confirma, así mismo, la Resolución inicial.

   1.3 Hechos relevantes.

   En la solicitud formulada, la Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos relevantes:

   a) Los hechos

1. El 28 de enero de 1999, la sociedad E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, con domicilio en Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos de América, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la marca de fábrica denominada “SUPPLEX”, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 24 de la Clasificación Internacional de Niza[1].

2. La solicitud fue signada con el trámite Nº 99-4594 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 474, Pág. 64, de 26 de marzo de 1999.

3. Luego de publicado el extracto, la empresa PAPELES NACIONALES S.A., con domicilio en Pereira; formuló observaciones al registro, argumentando ser propietaria de la marca “SUPER SUPLEX”, que protege productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.[2]

4. El 30 de agosto de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 17279, rechaza la demanda de observaciones formulada por PAPELES NACIONALES S.A. y concede el registro de marca solicitada.

5. PAPELES NACIONALES S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

6. El 26 de enero de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de Resolución Nº 00368, resuelve el recurso de reposición, confirmando la Resolución Nº 17279 en todas sus partes.

7. El 31 de marzo de 2000, la misma Superintendencia, mediante Resolución Nº 07078, decide el recurso de apelación y de igual forma, confirma la resolución original.

   b) Escrito de demanda

   La empresa PAPELES NACIONALES S.A., domiciliada en Pereira (Risaralda), a través de apoderado, presenta demanda de nulidad contra la Resolución Nº 17279, de 30 de agosto de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, argumentando ser propietaria de la marca “SUPER SUPLEX”, destinada a proteger productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Pretende, además, obtener la nulidad de la Resolución Nº 00368 de 26 de enero de 2000 y, de la Resolución Nº 07078 de 31 de marzo de 2000, en las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición y el de apelación, confirmó la Resolución Nº 17279, en todas sus partes.

   La actora denuncia la violación por parte de la Administración, de los artículos 81; 83 literales a), d) y e), 84 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Al considerar como violado el artículo 81 expresa que “...si bien es cierto que el signo registrado como marca denominado “SUPPLEX” cumple los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto a que el mismo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado ...... lo cierto es que el mismo no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares.”; continúa diciendo que “Por lo expuesto, la marca registrada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. excluye cualquier posibilidad de que un tercero registre marcas confundibles con ella, en defensa del postulado de la distintividad extrínseca y de los derechos adquiridos previamente por otra persona”.

   Refiere la violación del artículo 83 en su literal a) cuando dice que “... como se puede apreciar a simple vista, el elemento predominante de confundibilidad que destaca en las marcas enunciadas es la expresión SUPPLEX, muy similar a la expresión SUPLEX, que hace parte de la Marca SUPER SUPLEX, lo que hace que las marcas enunciadas comparadas en su conjunto presente más similitudes que diferencias lo que puede llevar a que el público consumidor se confunda”.

   Con respecto a que las marcas protegen los mismos productos, la actora explica que “existe confundibilidad entre las marcas SUPER SUPLEX Y SUPPLEX, debido a que la misma finalidad en productos semejantes, necesariamente induce al público a error, ya por las similitudes que se presentan entre las expresiones SUPER SUPLEX Y SUPPLEX desde el punto de vista gráfico, fonético y ortográfico, aunadas a la finalidad de los productos enunciados, en cuanto que están destinados a ser usados para la higiene, necesariamente inducen al público a error, debido a que el mismo percibe las marcas enunciadas en forma idéntica lo cual hace que el mismo se confunda”.

   Cuando observa la violación de los literales d) y e) del artículo 83, manifiesta que “la citada entidad desconoció que la marca SUPER SUPLEX Clase 16 que sirvió de base para presentar demanda de observaciones contra la marca SUPPLEX Clase 24 es notoriamente conocida”; dice la Actora, que si se procede a analizar las marcas “...claramente se observa que se demostró la notoriedad de la marca SUPER SUPLEX Clase 16 con anterioridad a la solicitud de registro de la marca SUPPLEX Clase 24...”

   Considera entonces que “...debido a que las pruebas aportadas al proceso demostraban la antigüedad, publicidad intensiva de la marca SUPER SUPLEX desde febrero e 1995 hasta mayo de 1999, y su volumen de ventas con anterioridad a la solicitud de la marca objetada; así como su comercialización para los años de 1998 y 1999, por lo que la notoriedad de dicha marca quedó debidamente probada”.

   Señala que el artículo 84 de la Decisión 344 “...estableció unas pautas para probar la notoriedad de una marca, no es necesario que todas las pautas enunciadas se cumplan, toda vez que el mismo es enunciativo en el sentido de que establece que para probar la notoriedad de una marca deben tener en cuenta entre otros los supuestos que enumera el citado artículo a título enunciativo”.

   Finalmente estima que la violación del artículo 102 se dio cuando la Superintendencia de Industria y Comercio “....desconoció el mejor derecho derivado de la citada marca declarándose infundada la Demanda de Observaciones de la sociedad PAPALES NACIONALES S.A. otorgándose la marca materia de la demanda de observaciones a E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY por...