PROCESO 54-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 54-IP-2002

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales e), i) y j); 83, literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador e interpretación de oficio de los artículos 95 y 96 ibidem. Expediente Interno N° 3601-E.G.F. Marca: “NORMASILEN”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil dos; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, habiéndose en consecuencia admitido la causa a trámite mediante auto proferido el 19 de junio del 2001.

1. ANTECEDENTES.

   Como circunstancias relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, o del expediente remitido se deducen, las siguientes:

   1.1. Objeto y Origen de la Consulta:

   La consulta se refiere a la interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales e), i) y j) y 83, literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que eleva ante el Tribunal Comunitario la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 1 (Distrito de Quito) de la República del Ecuador, por oficio suscrito por su Presidente, el Doctor Víctor Terán Martínez, dentro del Expediente Interno No. 3601-E.G.F.

   1.2. La controversia que da origen a la consulta: Partes, objeto y fundamentos de la demanda, y oposición de los demandados:

   Comparece en calidad de parte demandante la firma de nacionalidad panameña MEGAT HOLDINGS CORP. y como parte demandada el INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI). Es designado como tercero interesado en las resultas del proceso la sociedad ABBOTT LABORATORIES.

   Se pretende por la accionante que mediante sentencia se declare la ilegalidad e invalidez de la Resolución Nº 0957515 expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 12 de noviembre de 1996, por medio de la cual se aceptó la oposición propuesta por ABBOTT LABORATORIES con fundamento en su marca NORMOSOL y se rechazó el registro de la marca NORMASILEN de propiedad de la actora.

   Expone que ante su solicitud para registrar la expresión NORMASILEN con el fin de distinguir productos comprendidos en la clase 5[1] internacional, la firma ABBOTT LABORATORIES presentó observaciones con base en la marca NORMOSOL, registrada a su nombre para amparar productos de la misma clase 5. La observación fue aceptada mediante el acto administrativo cuya invalidez e ilegalidad se solicita y se negó el otorgamiento del registro.

   Alega el demandante que entre las dos marcas no existe semejanza y que a ello se suma el hecho de que, si bien ambos signos se refieren a productos de la clase 5, el de su propiedad distingue “un analgésico de uso oral”, en tanto que la marca opositora designa “soluciones electrolíticas para administración parenteral”.

   Manifiesta que es notorio el ánimo de la firma estadounidense de querer apropiarse del prefijo “NORMO”, expresión de uso genérico que consta en el diccionario terminológico de ciencias médicas. Adicionalmente destaca que en la actualidad existen algunas marcas, registradas o en proceso de registro en la oficina de marcas, que tienen como parte componente el antedicho prefijo “NORMO”, las cuales están coexistiendo sin ningún problema en el mercado. Presenta como ejemplo las marcas NORMOBRON, NORMODIABET, NORMOFASICO, NORMOFUNDIN, NORMOLAX, NORMOLIP, NORMOPRES, NORMOSECRETOL, NORMOTEMP, NORMOSILEN, NORMOSOL, todas de la clase 5.

   Finalmente alega el demandante que el acto administrativo denegatorio de la solicitud de registro adolece de falta de motivación.

   El INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) da contestación a la demanda para negar los fundamentos de hecho y de derecho de la misma, ratificar la validez de la Resolución materia de la impugnación, la cual considera que guarda armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

   La sociedad ABBOTT LABORATORIES, a su turno, comparece al juicio para negar los fundamentos de hecho y de derecho del “infundado recurso de plena jurisdicción presentado por la Compañía MEGAT HOLDINGS CORP.”; y ratificar los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la observación presentada por ella al registro de la marca NORMOSILEN, alegando su propiedad y titularidad de la marca NORMOSOL con registro vigente en el Ecuador hasta el año 2004.

   Destaca que la marca solicitada carece de capacidad o poder distintivo, tal como acertadamente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial lo consideró al expedir el acto administrativo demandado. De otra parte considera que por el hecho de utilizarse los mismos canales de distribución y comercialización el riesgo de confusión, en perjuicio del consumidor, es muy alto.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

   El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   El Tribunal interpretará, de las normas que menciona el juez consultante, los artículos 81; 82 literal e); y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No lo hará, en cambio, con respecto a los literales i) y j) del Artículo 82 pues no advierte que puedan ser aplicables al caso controvertido, toda vez que el primero de ellos regula lo concerniente a la irregistrabilidad de las denominaciones de origen protegidas o las indicaciones geográficas, en tanto que el segundo se refiere a la prohibición para registrar signos que imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas; siglas o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional.

   Empero, estima de otro lado, el Juez Comunitario, que es conveniente la interpretación de oficio de los artículos 95 y 96, en lo referente a la motivación de los actos administrativos que resuelven solicitudes relacionadas con el registro de marcas, por razón de que el actor cuestiona una supuesta falta de motivación en el acto objeto de demanda.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   “Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje...