PROCESO 26-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 26-IP-2002

Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: DR. KARL THOMAE GmbH. Patente: “PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR TETRAHIDRO-BENZOTIAZOLES”. Expediente interno 6438-99-L.Y.M.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de mayo del año dos mil dos.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango,

VISTOS:

Que la solicitud ingresada a este Tribunal el 21 de marzo del año 2002, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite.

1. ANTECEDENTES

   1.1. Partes.

   Actúa como demandante el Dr. KARL THOMAE GmbH, siendo demandada la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual -IEPI- y la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador. Se constituye en tercero interesado, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR.

   1.2. Acto demandado.

   La interpretación se plantea en razón de que el Dr. KARL THOMAE GmbH, como persona natural, demanda ante la jurisdicción nacional consultante, la declaratoria de nulidad del Oficio Ministerial Nº 971002, de 8 de julio de 1999, mediante el cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-, niega la solicitud de patente para la invención denominada “Procedimiento para preparar Tetrahidro - Benzotiazoles”.

   1.3. Hechos relevantes.

   En el escrito presentado, la instancia consultante establece los siguientes hechos como relevantes para fines de la interpretación requerida:

   a) Los hechos

1. El 19 de diciembre de 1994, el Dr. KARL THOMAE GmbH, a través de apoderada, solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial que se le concedan derechos de patente para la invención denominada “Procedimiento para preparar Tetrahidro-Benzotiazoles”; solicitud asignada al expediente Nº SP-94-1330.

2. La Sección de Patentes de la mencionada Dirección, publicó dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 378, de julio de 1996.

3. El 16 de diciembre de 1997, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR, presentó observaciones en contra de la solicitud formulada.

4. El 6 de mayo de 1998, mediante oficio Nº 539-98, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial corrió traslado al solicitante de la patente con la observación presentada por ALAFAR, quien dió contestación al oficio.

5. El 8 de julio de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Oficio Ministerial Nº 971002, resuelve denegar la solicitud de patente para el invento “Procedimiento para preparar Tetrahidro – Benzotiazoles” y, ordenar el archivo del expediente.

   b) Escrito de demanda

   El Dr. KARL THOMAE GmbH, con domicilio en W-7959 Biberach an der Riss, Alemania, a través de apoderada, presentó demanda de nulidad contra el Oficio Ministerial Nº 971002, de 8 de julio de 1999, mediante el cual se negó la patente, argumentando que “Las normas contenidas en las dos disposiciones del Decreto Ejecutivo Nº 1344-A permiten el otorgamiento de patentes, con prescindencia del requisito de novedad, del principio de reciprocidad, del plazo de ejercicio del derecho de prioridad y del ámbito de patentabilidad expresamente establecido en la legislación comunitaria.”

   Señala que “Las dos disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo Nro.1344-A contentivo del Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicado en el suplemento al R.O. 341 de 21 de diciembre de 1993, fortalecen los derechos de Propiedad Industrial, otorgando a una patente extranjera a la cual no le estaba permitida su patentabilidad con las anteriores decisiones el mismo tiempo que falta para que la patente expire en el exterior. Dando de esta manera seguridad en nuestra legislación a toda inversión extranjera y fomentando las investigaciones científicas”.

   Considera que el Director Nacional de Propiedad Industrial no tenía facultad para “... determinar la aplicabilidad o no de las referidas disposiciones transitorias, en consecuencia, debió como en derecho corresponde, reconocer su vigencia y aceptar la patente legalmente solicitada ... luego del trámite correspondiente”.

   Al referirse a la observación presentada por ALAFAR, señala que ésta “carecía de legítimo interés para presentar observaciones, en consecuencia, carece también de legítimo interés para intervenir en este caso, por tanto en estricto derecho no debería contarse con ella, en esta instancia...”, además resalta que de haberse aceptado a trámite la observación presentada ...“era obligación del Director Nacional de Propiedad Industrial, pronunciarse respecto de la observación presentada, sin embargo, en el caso que nos ocupa, el Director Nacional de Propiedad Industrial evade pronunciarse sobre el tema, y es de entenderse, que si se sometía a las prescripciones legales, no tenía más que rechazarla por improcedente, es más, no debió ni siquiera aceptarla a trámite.”

   En la demanda se refiere jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 6-IP-94, además de sentencia proferida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, en la cual se rechaza, según se afirma, una demanda propuesta por ALAFAR.

   c) Contestación a la demanda

   Dan contestación a la demanda las siguientes Dependencias y Entidades:

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-, manifiesta:

   - Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   - Me ratifico en la Resolución Nº 971002, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

   - Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda.

   - Señalo dirección y domicilio donde recibiré notificaciones.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, Encargado, al contestar la demanda expresa su negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho. Argumenta que las dos disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo Nº 1344-A violan los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no consideran el requisito de la Novedad como indispensable para la concesión de patentes en la Subregión.

   Refiere jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso judicial 1-AI-96, en cuya sentencia se declara en situación de incumplimiento a la República del Ecuador, de los artículos 1, 2 y 143 de la Decisión 344 y, se le exhorta a adoptar medidas necesarias para restablecer el equilibrio y la armonía de la Ley Nacional con la normativa andina. Manifiesta, por tanto, que la Administración ha procedido a negar la patente solicitada conforme a lo establecido por el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.

   El Procurador General del Estado, de la República del Ecuador, a través del Director de Patrocinio, Encargado, señala que “corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”, al tiempo de señalar domicilio para recibir notificaciones.

   Tercero interesado

   La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR, con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador, a través de apoderada, al contestar la demanda opone las siguientes excepciones:

   - Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda;

   - Alega expresamente la legitimidad y legalidad del acto administrativo impugnado;

   - Alega que la demanda ha sido propuesta fuera del término que manda la ley;

   - Alega la ilegitimidad de la pretensión de la actora y de las compañías que ella dice representar;

   - Relieva el reconocimiento expreso que hace la actora, en el sentido de que las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo Nº 1344-A violan los artículos primero y segundo de la mencionada Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

   - Niega que la actora tenga la representación de la compañía que dice representar;

   - Manifiesta que ALAFAR tiene legítimo interés en oponerse a las injurídicas pretensiones del demandante;

   Niega en definitiva, todos los fundamentos de la demanda propuesta; y, subsidiariamente, alega que el acto administrativo impugnado no ha sido debidamente identificado, por lo que deberá desecharse la demanda.

   Hace mención de jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 6-IP-94, refiriéndose a la figura de la patente retroactiva (pipeline), en el sentido de que ese principio no está reconocido en la legislación andina por lo que no puede ser aplicado. Defiende su posición en esta causa, refiriendo, además, las sentencias proferidas por este Tribunal en los procesos 1-AI-96 y 39-IP-98.

   Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal,

   CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

   La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS

   En atención a la solicitud formulada, los...