PROCESO 25-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 25-IP-2002

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Expediente Interno Nº 6439-99-L.Y.M. Actor: Dr. Karl Thomae Gmbh. Patente: "IMINODERIVADOS CICLICOS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los ocho días del mes de mayo del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, instancia que por medio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango, la eleva ante el Tribunal, dentro del expediente interno 6436-99-L.Y.M., a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente, recibido el 21 de marzo de 2002, previas las siguientes consideraciones:

VISTOS:

La mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 10 de abril de 2002.

1. ANTECEDENTES.

   Como hechos relevantes para la interpretación, del expediente remitido, se deducen:

   1.1. Las partes:

   El actor es el doctor Karl Thomae Gmbh, quien concurre al proceso por medio de sus apoderados judiciales.

   Los demandados son el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, el señor Presidente del Instituto de Propiedad Intelectual IEPI y el Procurador General del Estado.

   Es tercero interesado la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos - ALAFAR, representada por medio de su apoderado.

   1.2. La demanda:

   La actora pretende que se declare la nulidad del acto administrativo a que se refiere la Resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial que aparece contenida en el oficio N° 970996 de 16 de julio de 1999, por medio de la cual se resuelve denegar la solicitud de patente No. SP-94-1315 denominada “IMINODERIVADOS CICLICOS, MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN ESTOS COMPUESTOS Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN”.

   Como fundamentos fácticos y jurídicos se citan por la demandante, los siguientes:

   Que el 29 de diciembre de 1994 presentó su solicitud de concesión de patente exclusiva para la referida invención, conforme a la primera disposición transitoria del Decreto Ejecutivo 1344-A, publicado en el Registro Oficial 341 de 21 de diciembre de 1993 (patente retroactiva o “pipeline”). Solicitud a la que la Directiva Nacional de Propiedad Industrial concedió el Acta N° SP-94-1315 de 29 de diciembre de 1994 y que fuere publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 378 de julio de 1996.

   Que el 16 de diciembre de 1997 la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR, presentó observaciones contra la solicitud de patente de invención mencionada, la misma de la que fue corrido traslado, por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, a la actora mediante oficio N° 526-98 de 6 de mayo de 1998.

   Que el 16 de julio de 1999 mediante Oficio Ministerial N° 970996 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió denegar el registro de solicitud de la patente en cuestión.

   Que el 16 de mayo de 1995 el Tribunal Contencioso Administrativo mediante sentencia rechazó la demanda propuesta por ALAFAR en contra del Decreto Ejecutivo 1344-A, y al subir a casación la Corte Suprema en sentencia de 16 de mayo de 1995 decidió no casarla.

   Que rechaza el acto administrativo impugnado por cuanto las normas contenidas en las dos disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A permiten el otorgamiento de patentes con prescindencia del requisito de novedad, del principio de reciprocidad, del plazo de ejercicio del derecho de prioridad y del ámbito de patentabilidad expresamente establecido en la legislación comunitaria.

   Que dichas disposiciones no violan los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 sino que lo que en realidad hacen “es fortalecer los derechos de Propiedad Industrial, otorgando a una patente extranjera a la cual no le estaba permitida su patentabilidad con las anteriores decisiones el mismo tiempo que falta para que la patente expire en el exterior. Dando de esta manera seguridad en la legislación ecuatoriana a la inversión extranjera y fomentando las investigaciones científicas”.

   Que esas disposiciones constituyen parte integrante de la normativa nacional y las únicas autoridades competentes para analizar su alcance y contenido son el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entonces, resulta incompetente para interpretar una norma nacional por salir de la esfera de su competencia, por lo que no hay duda que lo aplicable es lo dispuesto en sentencia por los jueces nacionales de la República del Ecuador.

   1.3. Contestación a la demanda:

   El Procurador General del Estado expresa que al Representante Legal del IEPI, a su juicio, le corresponde comparecer directamente en el proceso.

   El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual por medio de su Director Nacional contesta la demanda expresando su negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Defiende la legalidad de su actuación argumentando que las dos disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A contentivo del Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena violan, entre otras normas, los artículos 1 y 2 de la mencionada Decisión al no observarse el requisito indispensable de la novedad para la concesión de patentes en la Subregión.

   Alega que en la sentencia de 30 de octubre de 1996, dentro del proceso 1-AI-96, el Tribunal Andino declaró el incumplimiento por parte de la República del Ecuador del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y de los artículos 1, 2 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El incumplimiento se produjo como consecuencia directa e inmediata de la aceptación de solicitudes de patentes dentro de los regímenes señalados, en especial por el Decreto 1344-A, por lo que la sentencia en la parte decisoria exhorta al Ecuador a adoptar las medidas necesarias para adecuar la situación legal y administrativa derivada de la expedición de los Decretos 1344-A y 1738 de 1993 y 1994 respectivamente, de manera que se restablezca el equilibrio y la armonía de la ley nacional con la normativa andina, conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especialmente en los artículos 1, 2 y 143.

   En definitiva, señala, que su actuación al denegar la patente obedece al cumplimiento de la sentencia referida; a la aplicación de las normas del derecho comunitario andino, preeminentes sobre las normas nacionales conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia; y, al uso de las facultades que le confiere el artículo 359 de la Ley de Propiedad Intelectual.

   1.4. Escrito de tercero interesado:

   La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR por medio de su Directora Ejecutiva contesta la demanda en los términos que se sintetizan así:

   Señala que las disposiciones transitorias 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N° 1344-A de 21 de diciembre de 1993 pretendían reglamentar el concepto de novedad aplicable al territorio del Ecuador en forma distinta a los artículos de la Decisión Comunitaria que incorporan con carácter fundamental el requisito de la novedad en su sentido absoluto y universal.

   Además, agrega que, este reglamento fue derogado el 8 de noviembre de 1996 por el Decreto Ejecutivo N° 297 como resultado de la sentencia en el proceso 1-AI-96 dictada por el Tribunal Andino y que, la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo dentro de la sentencia del proceso 3381 de 4 de enero de 2000 observó que el Gobierno ecuatoriano debió anular todos los actos administrativos que incumplían el ordenamiento jurídico comunitario.

   En consecuencia, dice que, la Resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Intelectual contenida en el oficio N° 970996 de 16 de julio de 1999 es un acto administrativo legal porque responde al acatamiento por parte de la República del Ecuador de las normas comunitarias, razón por la cual niega los fundamentos de derecho de la demanda y solicita se deseche la misma.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

   La competencia del Tribunal resulta de lo que consagra el Tratado de su Creación, que lo faculta en su artículo 32 para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas, correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión:

   Art. 1.- “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”

   Art. 2.- “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

   El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

   Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

   Art. 3.- “Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará...