Proceso No. 73-IP-2001

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso No. 73-IP-2001

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h); 83 literal a), 92 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito. Actor: Insitut Pasteur S.A., caso: denominación “ESTINARIN”. (Proceso Interno No. 6547 LY).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil dos.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente, Dr. Ernesto Muñoz Borrero, en que solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y h), 92 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

El auto de 23 de enero del año en curso, mediante el cual se admitió a trámite la referida solicitud, ya que si bien ésta fue formulada con base en el artículo 61 del derogado Estatuto del Tribunal (codificado mediante Decisión 184 de la Comisión), cumplía sin embargo con las exigencias del artículo 125 del Estatuto del Tribunal vigente a partir del 1° de julio del año 2001 (codificado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores); y,

Que la interpretación se plantea en razón de que la Sociedad francesa Institut Pasteur S.A., “en recurso de plena jurisdicción o subjetivo”, impugna la resolución administrativa No. 972335 de 31 de agosto de 1999, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, dentro del trámite de registro de la denominación “ESTINARIN”.

Que con el fin de tener una visión global sobre los puntos controvertidos, el Tribunal estima conveniente referirse con más detalle a las piezas remitidas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, en cuanto al proceso interno que origina la presente interpretación.

1. De los Hechos

   Se desprenden de los documentos obrantes en el expediente remitido por el Juez consultante, que:

   - “La marca STAMARIL fue solicitada para registro el 1 de abril de 1987, con el No. 7987, para designar ‘una vacuna termo-estable contra la fiebre amarilla’, Clase Internacional Nº 5”.

   - “En la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 389, página 152, apareció publicado el extracto de la solicitud 7987-87, de registro de la marca ‘ESTIMARIN’, presentada por la sociedad alemana MERCK KGaA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 (“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”).

   - El 5 de junio de 1998, el Institut Pasteur S.A., a través de apoderado, presentó “observaciones al registro de la denominación ‘ESTIMARIN’, fundamentado en el derecho preferente al registro que tiene sobre la marca ‘STAMARIL’”

   - El 31 de agosto de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, a través de la resolución No. 972335, rechazó la observación planteada y concedió el registro e inscripción de la denominación solicitada ESTINARIN “por no contravenir lo dispuesto en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344...”.

2. De los argumentos de la demanda

   El actor sostiene que la resolución violó los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344, puesto que el signo solicitado y registrado en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no reúne el requisito esencial de la distintividad, exigido por el artículo 81, en concordancia con el artículo 82, ya que “Entre las marcas de ‘STAMARIL’ y ‘ESTIMARIN’ existe una manifiesta similitud gráfica y fonética, que no permite que puedan coexistir en el mercado, sin que se genere un riesgo de confusión”.

   Así mismo sostiene que “cuando se analiza el riesgo de confusión entre marcas que protegen productos de uso farmacéuticos, es necesario realizar un examen más riguroso que cuando se trata de otro tipo de productos”, debido al riesgo que corre la salud de los consumidores, citando en apoyo de lo anterior, la interpretación prejudicial proferida por este Tribunal dentro del proceso 21-IP-95. Denuncia igualmente que “la marca con derecho preferente al registro (STAMARIL), cuyo titular es el INSTITUT PASTEUR S.A., protege productos incluidos en la Clase internacional 5: ‘una vacuna termo-estable contra la fiebre amarrilla’”.

   Señala que la denominación solicitada para registro fue “ESTINARIL” (sic), sin embargo, “la marca apareció publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 389, página 152, como ‘ESTIMARIL’ (sic) y nunca se efectuó una nueva publicación que ratifique un eventual error que se haya cometido. La publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial es la que debe ser tomar en consideración para que terceras personas puedan oponerse al registro de una marca, pues ‘la publicación de la solicitud tiene por finalidad hacer conocer a los interesados sobre la marca que va a inscribirse, la que comprende tanto el signo como la clase de productos, la identificación del peticionario, la descripción completa de la marca, etc., con el objeto de que se presenten observaciones sobre dicha solicitud. Constituyendo esa publicación un procedimiento de orden y de interés general y público, es obvio que en la publicación constará el contenido de la solicitud. Omitir en la publicación de la solicitud inicial los requisitos esenciales, impedirá conocer el contenido de la misma, limitando a los interesados a que se opongan por una razón o dejen de oponerse por otra. Una publicación disminuida no tendrá los efectos legales previstos en la norma...’ (Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino, dictada en el Proceso 20-IP-95, caso ‘MONO’)”.

   Manifiesta también que la solicitud de registro de la marca ESTIMARIN, está dentro de la prohibición de registro contemplada en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, ya que: a) existe semejanza capaz de inducir al público a error, b) existe una solicitud con derecho prioritario al registro (STAMARIL), que es anterior a la solicitud presentada por la empresa beneficiaria del acto administrativo impugnado; y, c) que las marcas fueron registradas para proteger productos idénticos (farmacéuticos).

   Finalmente, argumenta que la resolución impugnada violó el artículo 95, inciso 2, de la Decisión 344, porque no fue motivada debidamente, “pues no señala qué elementos son los que le otorgan suficiente distintividad a ‘ESTIMARIN’ frente a la marca ‘STAMARIL’, por lo cual se puede afirmar que los hechos considerados por el Director Nacional de Propiedad Industrial son infundados”.

   Por todo lo cual, manifiesta como pretensión, que en sentencia se “declare la nulidad del procedimiento administrativo, a partir de la publicación del extracto de la solicitud de registro de la marca ‘ESTIMARIN’ en la Gaceta No. 389, página 152, y en consecuencia, se ordene una nueva publicación...”.

3. De la contestación a la demanda

   Por el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

   Niega “los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta”, y se ratifica “en la Resolución N° 972397, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

   Por el Director de Patrocinio de...