PROCESO 9-IP-2002

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 9-IP-2002

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 6120. Actor: United Parcel Service of America INC. Marca: “UBS Union Bank of Switzerland”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los trece días del mes de marzo del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, órgano que por medio del Consejero Ponente, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo la eleva ante el Tribunal, dentro del expediente interno 6120, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente, recibido el 16 de enero de 2002, previas las siguientes consideraciones:

VISTOS:

La mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 20 de febrero de 2002.

  1. ANTECEDENTES.

    Como hechos relevantes para la interpretación, del expediente remitido, se deducen:

    1.1. Las partes:

    La actora es la sociedad “UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.”, la cual concurre por medio de su apoderado.

    Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

    Se cita como tercero interesado a la sociedad “UBS AG” de Suiza, la cual no comparece a la actuación procesal.

    1.2. La demanda:

    La actora pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

    ( Resolución Nº 03184 de 25 de febrero de 1999, proferida por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve un recurso de reposición, revocándose la Resolución N° 20846 del 28 de febrero de 1998, declarándose infundada la oposición presentada por la observante y, concediéndose el registro de la marca UBS Union Bank of Switzerland (mixta), en la Clase 36 solicitada por la UBS AG.

    ( Resolución Nº 18158 de 31 de agosto de 1999, proferida por el señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se confirmó la Resolución N° 03184 y se declaró agotada la vía gubernativa.

    Subsidiariamente y como consecuencia de las anteriores declaraciones la demandante solicita que se restablezca su derecho y se rechace el registro de la marca UBS Union Bank of Switzerland (Mixta) en la clase 36 de la Clasificación Internacional.

    Alega que se violaron los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 porque en primer lugar la marca UBS Union Bank of Switzerland no cumple con el requisito de distintividad al ser semejantemente confundible con la marca UPS, desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual.

    Dice que la marca solicitada reproduce casi en su totalidad la marca de la oponente, por cuanto simplemente se limita a reemplazar la letra “P” por la letra “B” por lo cual no le otorga suficiente distintividad a la marca solicitada.

    Agrega que fonéticamente las marcas UPS y UBS se pronuncian de manera casi idéntica, debido a la similitud que presentan en su composición ortográfica.

    Además, señala que ambas marcas amparan los mismos servicios, siendo que se resalta de la marca UBS Union Bank of Switzerland el término “UBS” que aparece en mayor tamaño en comparación con el resto de elementos que componen dicha marca; confirmando la intención del solicitante de utilizar la marca resaltando el término que le confunde con la otra marca, creando la confusión en el consumidor que le conducirá al error, pues en efecto, al observar de manera rápida y desprevenida la marca solicitada, el primer elemento que se observa es UBS, y por tanto, es el elemento que el consumidor recordará como elemento principal de la marca.

    Observa que desde el punto de vista conceptual las marcas en conflicto son semejantes, ya que la marca UPS es producto de la imaginación y la marca UBS tampoco tiene significado alguno. Por lo tanto el consumidor al recordarlas las relacionará entre sí.

    Sostiene que a pesar de las obvias similitudes que se presentan entre la marca de la actora y la marca solicitada como se demuestra del análisis que realiza, “el Superintendente de Comercio e Industria se limitó a afirmar que la marca UBS Union Bank of Switzerland no presentaba diferencias gráficas y fonéticas y que por tanto, no era similarmente confundible con la marca UPS”.

    Por otro lado, manifiesta que la autoridad competente violó la norma contenida en el artículo 83 literal d) de la Decisión 344 al no tener en cuenta el carácter de notoriedad de las marcas UPS y UPS (mixta) en el mercado nacional e internacional para distinguir servicios de la clase 36 y de otras clases, entre otros, y que, conceder el registro de una marca similarmente confundible con la marca notoria, es permitir que terceros de mala fe se beneficien del buen nombre y reconocimiento que tiene la marca famosa, violando en este caso las normas de protección marcaria consagradas en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

    Fundamenta esta afirmación en el hecho de que United Parcel Service Company (UPS) fue fundada en 1907 y que más tarde en 1919 adoptó el nombre de United Parcel Service of América, INC. Que la marca UPS se utilizó desde ese momento como abreviatura de su nombre “UNITED PARCEL SERVICE”, para distinguir su actividad esencial consistente en servicios especializados de transporte, principalmente en lo relativo a la entrega de paquetes y cartas, pero que UPS se ha utilizado también para distinguir diversas clases de servicios financieros y de seguros y que estos servicios son utilizados en...

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