PROCESO 68-IP-2001

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 68-IP-2001

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 102 y 113, literal a) de la referida Decisión. Expediente Interno Nº 6010. Marca: AMOXIGA.

Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de enero del año dos mil dos.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentada por el doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 6010 contra autoridades nacionales.

En el proceso interno contencioso intervienen como partes, la actora, Sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, domiciliada en Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos de Norte América, propietaria de la marca AMOXIL; como demandada la República de Colombia, representada por el Superintendente de Industrias y Comercio; y, como tercero interesado: la Sociedad de Laboratorios La Santé S.A., propietaria de la marca AMOXIGA.

Que la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

1. SOBRE EL LITIGIO

   Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes:

   1.1. De la demanda

   La Sociedad SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, propietaria de la marca AMOXIL, que ampara productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a través de apoderado pretende obtener la nulidad de la resolución Nº 13527 de fecha 15 de julio de 1999, emanada por el Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, que revocó las resoluciones No. 7701 de 30 de abril de 1998, y 01026 de 29 de enero de 1999, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la que concedió el registro para la marca AMOXIGA, solicitada por la Compañía LABORATORIOS LA SANTE S.A. para productos de la clase 5 del nomenclátor internacional de Niza, esto es “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, pese a la existencia del registro previo No 132103 para la marca AMOXIL.

   La actora aduce además, que las marcas AMOXIL y AMOXIGA, son confundibles, ya que, los productos que se amparan con una y otra marca son los mismos; que la marca solicitada reproduce prácticamente en su totalidad la marca de la actora, dado que se copió en idéntico orden la estructura inicial de la marca registrada.

   1.2. De la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en primer término defiende la legalidad del acto impugnado, esto es, la resolución Nº 13527 de 15 de julio de 1999, la que se emitió conforme a la Decisión 344, norma comunitaria vigente en la materia al momento de la expedición de dicho acto.

   Se remonta a casos jurisprudenciales de este Tribunal, para realizar el análisis de los requisitos que debe reunir un signo como son la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, aclarando que la comparación entre dos signos debe hacerse tomando en cuenta la visión de conjunto de la totalidad de sus elementos integrantes, acordes con la jurisprudencia andina, así como a la forma de cotejar dos signos marcarios para concluir o no sobre su confundiblidad.

   Alega además la parte demandada que: “efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente que entre las marcas AMOXIGA (solicitada) y AMOXIL (registrada) no existe semejanzas entre sí capaces de que conlleven confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideoloógicos y por lo tanto, engañen al consumidor medio”

   1.3. Del tercero interesado.

   La Sociedad Laboratorios La Santé S.A. como tercera interesada en defensa del registro de la marca AMOXIGA, fundamenta su intervención en la doctrina y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se remite a los términos genéricos o de uso común, afirmando que no deben ser considerados en el examen comparativo entre dos marcas, pues ellos pertenecen al acervo común y no cabe una apropiación individual de estos términos. Se refiere entre otras, a la sentencia de este Organismo, en el proceso 13-IP-97 que expresó:

   en las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo cual supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados….

   .

   Además señala la coadyuvante que:

   es absurdo pretender derivar una similitud relevante para el derecho marcario de los términos genéricos comunes, como sería el caso del prefijo AMOXI, en tanto en cuanto, como hemos dicho, esta clase de términos no son susceptibles de apropiación particular. LA SIMILITUD ENTRE UNA Y OTRA MARCA NO PUEDE DERIVARSE DE LOS TERMINOS GENERICOS PRESENTES EN ELLAS SINO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE LAS INTEGRAN

   . (mayúsculas del texto original)

   Concluye la coadyuvante que el examen comparativo entre las marcas AMOXIGA y AMOXIL, debe prescindir del término genérico AMOXI, pues de “no hacerlo así se permitiría la apropiación particular de esta clase de términos…”, puesto que se debe tomar en consideración la no similitud de los demás elementos que conforman cada una de ellas: “L de AMOXIL y GA de AMOXIGA”

   Finalmente, impugna la vía de la acción de nulidad del acto administrativo contemplado en el artículo 113 de la Decisión 344, en fundamento a: “Cuando quiera que se demanda la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto, de la cual se desprende el restablecimiento del derecho, la acción en realidad es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de nulidad” (sic). (“Así lo ha sostenido en innumerables fallos el Honorable Consejo de Estado, acogiendo la denominada teoría de los motivos y las finalidades, de aplicación jurisprudencial desde 1961)”.

2. SOBRE LA CUESTION PREJUDICIAL

   2.1. Admisibilidad

   El Consejo de Estado de la República de Colombia, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto organismo jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias.

   Según lo establece el artículo 121 y 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman ese Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez comunitario como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes, a juicio del Tribunal Andino para la resolución del litigio interno.

   2.2. Normas a ser interpretadas

   Las normas que el Tribunal va a interpretar son las contenidas en la Decisión 344, en los artículos 81, 83 literal a) por ser solicitadas por el juez consultante y además, este Tribunal, dentro de sus facultades, considera necesario interpretar de oficio, las contenidas en los artículos 102 y 113, literal a) de la misma Decisión.

   Normas solicitadas por el Juez consultante:

   DECISION 344

   “Articulo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   “Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   1. “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error.

   Interpretación de oficio:

   “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

   “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

   a) “El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión.

3. PUNTOS A TRATARSE EN ESTA INTERPRETACIÓN

   - Requisitos para registrar un signo como marca

   - Riesgo de confusión.

   - Reglas para determinar la confusión.

   - Campos de la confundibilidad

   - Prefijos o sufijos comunes

   - Marcas farmacéuticas.

   - Signos confrontados

   - El derecho al uso exclusivo de una marca

   - La acción de nulidad

4. REQUISITOS PARA REGISTRAR UN SIGNO COMO MARCA.

   El registro marcario pretende proteger al empresario o comerciante dentro de un mercado determinado considerando que la comercialización de bienes y servicios debe...