PROCESO 72-IP-2001

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 72-IP-2001

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 4239-MLP. Actora: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. Marca: “SUPER 2”.

Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de diciembre del año dos mil uno, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, instancia que por intermedio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero, la eleva ante este Órgano Comunitario, dentro del expediente interno No. 4239-MLP, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente, recibido el 5 de noviembre del 2001, previas las siguientes consideraciones:

VISTOS:

La mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 14 de noviembre del 2001.

1. ANTECEDENTES.

   Como hechos relevantes para la interpretación, del expediente remitido, se deducen:

   1.1. Las partes:

   Es demandante la sociedad Industrias Alimenticias Noel. S.A., la cual concurre por medio de su apoderado.

   Son demandados el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado.

   Actúa como coadyuvante de la parte demandada la sociedad Industrial Molinera C.A.

   1.2. La demanda:

   Industrias Alimenticias NOEL S.A., sociedad de nacionalidad colombiana, comparece por medio de apoderado e interpone un Recurso de Plena Jurisdicción en contra de la Resolución No. 0960187 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 22 de julio de 1997, que acepta la observación presentada por Industrial Molinera C. A., sobre la base del registro previo de la marca “SUPER 4” y deniega el registro de la marca “SUPER 2” solicitada por la actora.

   Alega que tal Resolución comporta un acto administrativo impugnable por cuanto la afirmación que hace el Director Nacional de Propiedad Industrial en el sentido de que la palabra “SUPER” podría producir confusión en el público consumidor es equivocada, toda vez que ella es un prefijo común utilizado para designar productos en varias clases internacionales y, por supuesto, también de la clase internacional 30, como se demuestra con la somera búsqueda que fue realizada en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial que encontró que se han concedido muchos otros registros que contenían el mismo prefijo; citándose alrededor de 7 registros a manera de ejemplo.

   Señala que un informe pericial de 1994 concluye que la expresión “super” no es susceptible de registro como marca ni de apropiación exclusiva por parte de una persona o fabricante.

   Agrega que al ser “SUPER” un elemento de uso común, una partícula que no puede ser monopolizada por persona alguna y consecuentemente de libre empleo, debe realizarse la comparación entre las marcas separando el prefijo, sin que ello vulnere las reglas de comparación entre signos porque no se estarían separando o fraccionando elementos distintivos, sino los genéricos y comunes.

   En cuanto al registro de números manifiesta que la solicitud del número “2” acompañado del prefijo común debió haber sido admitida con base en el artículo 15, numeral 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual, (ADPIC) firmado y ratificado por el Ecuador que dice lo siguiente:

   Podrá constituir marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir bienes o servicios de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos

   (subrayado de la actora).

   Concluye que es factible registrar cualquier número como marca de fábrica, el cual puede ir acompañado o asociado a otro término. De allí, dice, pueden haber marcas registradas utilizando un mismo prefijo con un número diferente, sin que ello implique posibilidad de confusión en el público consumidor.

   1.3. Contestación a la demanda:

   El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y el Procurador General del Estado contestaron la demanda en forma independiente, proponiendo las siguientes excepciones:

   a) Interpretación prejudicial previa de los artículos 81, 83 a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   b) Legalidad y validez de la resolución impugnada.

   c) Negativa de los fundamentos de la demanda.

   Solicitaron, que se tome en cuenta las excepciones propuestas y se rechace la demanda.

   1.4. Escrito de tercero interesado:

   El apoderado especial de Industrial Molinera C.A. como coadyuvante de los demandados contestó la demanda argumentando que al ser su representada propietaria del signo “SUPER 4” nadie puede tener derecho a apropiarse del mismo y menos aún, a registrar uno que pueda producir confusión como ocurre con el signo “SUPER 2” , que no es distintivo y por lo tanto, carece del elemento básico y decisivo para poder ser registrado como marca.

   Señala también, que la marca “SUPER 4” se encuentra en la categoría de notoria, como lo demuestran los documentos probatorios aportados a lo largo del proceso administrativo en los que consta que goza de un amplio consumo y aceptación en el mercado ecuatoriano y por lo tanto subregional andino.

   Ese conocimiento, dice, viene dado por 25 años en el mercado, la preferencia en el público consumidor y las grandes inversiones tanto en publicidad como en tecnología, que han logrado posicionar a “SUPER 4” como una marca líder dentro del mercado ecuatoriano y Andino.

   En consecuencia, afirma, conceder el registro de la marca SUPER 2 estaría legitimando un acto de competencia desleal ya que dicho signo se estaría aprovechando del buen nombre, fama y prestigio de que goza la marca SUPER 4, propiedad de Industrial Molinera.

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