PROCESO 70-IP-2001

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 70-IP-2001

Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58, 65 y 74 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador. Interpretación de oficio de los literales a), b), f) y g) del artículo 58 de la misma Decisión. Actora: Manufacture des Montres Rolex S.A. Marca: “ROLEX”. Expediente Interno Nº 86-00.

Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 24 de octubre del 2001, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y, en consecuencia, fue admitida a trámite.

ANTECEDENTES

1. Las Partes

   Comparece en calidad de demandante la sociedad MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A. la que se opone al registro de la denominación “ROLEX” como marca de fábrica, solicitado por la sociedad PROVENCO CIA. LTDA.

2. Acto demandado

   La sociedad MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A. por medio de demanda, interpuso oposición al registro de la marca ROLEX solicitado por la Sociedad PROVENCO CIA. LTDA., con domicilio en la ciudad de Guayaquil; acción deducida en vía administrativa que no habiendo sido objeto de allanamiento, pasó para resolución de la justicia ordinaria de la República del Ecuador, ante la cual se encuentra al momento.

3. Hechos relevantes.

   Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante, ha señalado los siguientes:

   a) Los hechos

1. El 27 de julio de 1988, la sociedad PROVENCO CIA. LTDA., con domicilio en Guayaquil, República del Ecuador y mediante apoderado, solicitó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la marca “ROLEX”, para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 3 (cosméticos).[1]

2. El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 282, página 65.

3. La sociedad MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A. domiciliada en Haute-Route 82, Viene, Suiza, mediante apoderado especial, presentó demanda de oposición al mencionado registro, argumentando ser propietaria, por cambio de nombre solicitado el 9 de enero de 1985, de la marca de fábrica “ROLEX”, que distingue algunos productos de la Clase Internacional 14 (relojes y partes de relojes, estuches y sus embalajes). [2]

4. La demanda fue propuesta, en vía administrativa, ante el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio de la República del Ecuador.

5. El 29 de noviembre de 1999, avocó conocimiento de esa causa el Juzgado Sexto de lo Civil de Pichincha del mismo País, el que aceptó la demanda, la tramitó y mediante sentencia negó a PROVENCO CIA. LTDA., el registro de la marca solicitada “ROLEX”, además de condenarle al pago de costas y de los daños y perjuicios ocasionados.

6. La sociedad PROVENCO CIA. LTDA., interpuso recurso de apelación de ese fallo.

7. El 28 de junio del año 2000 el proceso pasó a conocimiento de la Quinta Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Quito, la que mediante auto de la misma fecha, ha solicitado la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., al fundamentar su demanda considera como violados los artículos 56, 58 literal a), 65 y 74 de la Decisión 85.

   Sostiene que la marca solicitada para registro y la registrada por ella “....tienen características gráfico-visuales y fonético-auditivas exactamente iguales, que de coexistir producirían confusión y error en el público consumidor”. Argumenta que “....una práctica desleal antigua y conocida es la de intentar aprovecharse del prestigio de ciertas marcas ‘famosas’ o ‘notorias’ para, al amparo de ellas, vender productos diferentes, sin tener que incurrir en cuantiosos gastos de publicidad, ni esfuerzo por presentar al consumidor un producto de calidad” ......“El fundamento del Derecho Marcario, en el mundo entero, radica en evitar lo que se conoce como ‘competencia desleal’, contra el bien ganado prestigio y buena aceptación de marcas que han sido legalmente registradas”.

   Considera que se está siendo violado el artículo 58, literal a) al ....“engañar al público consumidor sobre la NATURALEZA y la PROCEDENCIA de los productos, con la marca que se pretende registrar”.

   c) Contestación a la demanda

   La sociedad PROVENCO CIA. LTDA., por su parte, ha manifestado:

   “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   “Niego que los productos protegidos por la marca de la compañía actora sean confundibles con los productos que la marca solicitada pretenden proteger, pues es evidente la primera protege relojes incluidos en la Clase Internacional Nº 14 y la marca solicitada pretende proteger cosméticos en la Clase Internacional Nº 3.

   “Niego que exista competencia desleal.

   “Niego que exista similitud gráfica-visual y fonética-auditiva entre la marca de mi representada y la marca solicitada.

   La ley, de manera expresa permite el registro incluso de marcas semejantes si los productos no son confundibles entre sí y pertenecen a clases internacionales diferentes, como en este caso.

   En la vía administrativa, ha formulado la siguiente propuesta de arreglo al Director Nacional de Propiedad Industrial: “Mi representada estaría dispuesta a comprometerse a utilizar la marca ROLEX única y exclusivamente para productos cosméticos, y a no oponerse a ningún registro de la marca ROLEX de la compañía actora, siempre y cuando ésta desista de su oposición y cada una de las partes corran con sus propios gastos. En caso de que esta propuesta no sea aceptada, se dignará remitir los antecedentes a la Sala de Sorteos de la H. Corte Superior.”

   CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

   La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

   Por medio de auto emitido el 28 de junio del año 2000, la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de la República del Ecuador, ha dispuesto que se solicite la interpretación...