PROCESO 59-IP-2001

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 59-IP-2001

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 5958. E interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal b) y 128 de la referida Decisión. Actora: Sociedad Tuberías y Prefabricados de Concreto TUBESA S.A. Marca: TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (MIXTA).

Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los diez días del mes de octubre del año dos mil uno.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el doctor Camilo Arciniegas Andrade, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. La que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal (Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores).

El proceso interno instaurado por la actora, Sociedad Tuberías y Prefabricados de Concreto TUBESA S.A., domiciliada en Bogotá, Colombia, en el que se pretende obtener la nulidad de las resoluciones Nos: 21623 de 29 de diciembre de 1998 y la 12575 de 30 de junio de 1999, expedidas por la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se niega el registro de la marca TUBERIAS Y PREFABICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. (MIXTA), para distinguir productos de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

MARCO JURÍDICO NACIONAL

Hechos relevantes:

Como hechos relevantes señalados por el Juez consultante, se establecen:

a) Que se trata de dos marcas mixtas cuyas diferencias saltan a la vista, por lo que no es cierto que TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO sea una marca nominativa.

Las expresiones Tuberías y Prefabricado de Concreto, solas o independientes, no son genéricas para distinguir servicios de la clase 37 internacional. Las expresiones: acondicionamiento, reparación afiliado, obras, albañilerías, mantenimiento, instalación, conservación y otras serían genéricas y no deben calificarse como tales sino como descriptivas

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b) El opositor en el escrito de observaciones afirma que TUBOSA, se dedica a tuberías plásticas y en general a artículos plásticos, lo que indica que su actividad principal se encuentra codificada en la clase 19 y no en la 37 internacional

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“c) TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A., es el titular o solicitante prioritario de los derechos de propiedad industrial del nombre comercial TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., certificado 112.288 y de los productos y servicios de la clase 42, expediente 97-036-088“

d) TUBOS DE OCCIDENTE TUBOSA S.A. no tiene ningún derecho o solicitud de registro de la marca TUBOSA en la clase 37, donde la actora es titular prioritario.

La Superintendencia al comparar las marcas TUBOSA Y TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA, no aplicó su criterio sostenido en repetidas ocasiones de que “deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Deberá ponerse atención a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender, en la práctica, la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio entre el nombre que sirve de marca”.

LITIGIO PRINCIPAL

El Tribunal Andino, por su parte, y en orden a aclarar ciertos aspectos del caso elevado a consulta prejudicial, se remite a los documentos allegados dentro del proceso y particularmente a los siguientes:

1. Demanda de la Sociedad TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A.

   La sociedad actora, centra su defensa, en dos aspectos:

1. Violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, por aplicación e interpretación indebida; puesto que, se desvirtúa el espíritu de la Ley, ya que, la Superintendencia de Industria y Comercio “... aplica e interpreta las normas como si se tratara de fórmulas matemáticas que de manera uniforme y sin variación pueden duplicarse en infinidad de casos, sin tener en cuenta los productos o servicios de que se trate, el consumidor, la naturaleza del mismo y la forma como ese consumidor se ve afectado por la marca...”.

2. No se trata de una marca nominativa sino de una marca mixta.

   Las expresiones utilizadas para distinguir la marca no son genéricas sino descriptivas.

   Desvirtúa la genericidad de la marca remitiéndose a la Jurisprudencia del Tibunal dentro del proceso 2-IP-89 en los siguientes términos:

   … La condición de genericidad en un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizada por la marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir por si sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase de producto o servicio de que se trata... En tales casos conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio

   .

   En cuanto al registro de los signos descriptivos la actora cita el proceso 7-IP-95 en su parte pertinente: “… No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre de productos de que se trate. Por el contrario, pueden ser objetos de registro como marca los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmiten indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia”.

   Además la demandante señala que TUBOSA, se dedica a tuberías de plástico y en general a artículos plásticos del ramo, por lo tanto, su actividad principal se encuentra codificada en la clase 19 y no en la 37 de la Clasificación Internacional de Niza y, también es titular y/o solicitante prioritario de:

   ( TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., nombre Comercial, certificado Nº 112.288.

   ( TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., clase 42, expediente Nº 97036088.

2. Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia

   La parte demandada defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, puesto que, a su criterio, hacen relación a los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, tales como: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica y, acude principalmente, a la Jurisprudencia de este Tribunal contenida en el Proceso 14-IP-98:

   (...) La marca tiene como función esencial distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca

   .

   Al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna irregistrable al existir el riesgo de confusión

   .

   En lo que respecta a la aplicación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, la parte demandada, hace las siguientes puntualizaciones:

   Efectuado el sucesivo examen comparativo de la marca TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. frente a la marca “TUBOSA”, para la clase 37 registrada a favor de la Sociedad Tubos de Occidente S.A., se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevaría a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen “.

   SOBRE LA ADMISIBILIDAD

   La solicitud cumple con lo establecido en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

   Al Juez Nacional le interesa conocer, básicamente, cuál sería la interpretación del artículo 83 literal a) que debe darse en la cuestión controvertida, con respecto a la inscripción de la marca mixta TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. en la clase 37, frente a la oposición de la marca anteriormente registrada TUBOSA, de la clase 19.

   SOBRE LA CUESTION PREJUDICIAL

   Normas a ser interpretadas:

   El Tribunal considera que además del artículo 83 literal a) solicitado, se interprete también de oficio los artículos 81, 83 literal b) y 128 de la Decisión 344, puesto que éstos hacen referencia a los requisitos que un signo deben cumplir para ser registrado como marca; y a la prohibición de registrar los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial registrado

   Las normas que el Tribunal va interpretar consecuentemente son las siguientes:

   DECISION 344

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y...