PROCESO 89-AI-2000

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 89-AI-2000

Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú, alegando incumplimiento de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal y 16 de la Decisión 344 de la Comisión; así como de la Resolución 406 de la Secretaría General.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General contra la República del Perú, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil uno.

V I S T O S:

El escrito SG-C/2.1/1556/2000, del 12 de octubre del 2000, mediante el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina interpone acción de incumplimiento contra la República del Perú, por “haber concedido una patente de segundo uso al producto “PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA”, cuando la normativa comunitaria, de manera expresa, prohibe el patentamiento de segundos usos o usos distintos”;

El escrito de contestación de demanda presentado por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales en representación de la República del Perú, actuando a través de apoderado;

El auto de veintiuno de febrero del dos mil uno que reconoce personería como coadyuvantes del País Miembro demandado a PFIZER RESEARCH & DEVELOPMENT CO. N. V./S.A. y a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS (ALAFARPE) y como coadyuvante de la Secretaría General a la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACEUTICAS DE ORIGEN Y CAPITAL NACIONALES (ADIFAN);

El auto de veintitrés de mayo del dos mil uno que reconoce personería como coadyuvante de la Secretaría General a la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACEUTICAS COLOMBIANAS (ASINFAR) y el auto de 18 de julio del año 2001, que acepta la coadyuvancia de la ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS DE INVESTIGACIÓN, AFIDRO, en apoyo del País Miembro demandado.

Los memoriales y las pruebas aportadas por las partes y los coadyuvantes de cada una de ellas, el acta correspondiente a la audiencia pública celebrada el 17 de Mayo del 2001, los escritos de conclusiones, y demás documentos que cursan en el expediente;

Tomando en consideración:

1. ANTECEDENTES.

   1.1. La demanda.

   Presenta la demanda la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú por la actuación de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial – INDECOPI – al haber concedido una patente de segundo uso al producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA”, generando el incumplimiento de normas que forman parte del ordenamiento jurídico andino, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 16 de la Decisión 344 y de la Resolución 406 de la Secretaría General.

   El libelo introductorio de la demanda, junto con sus anexos, aparece visible del folio 0001 al 0599 del expediente y de él, se extracta lo siguiente:

   1.1.1. Fundamentos de hecho:

   En la demanda, la Secretaría General hace una descripción de los hechos que le sirven de fundamento, entre los cuales el Tribunal destaca:

   Con fecha 3 de noviembre de 1999, la Secretaría General recibió un escrito de ADIFAN en el que se informó que el INDECOPI había otorgado una patente de invención al producto antes mencionado, a favor de PFIZER, vulnerando lo previsto en el artículo 16 de la Decisión 344, puesto que el producto en cuestión ya había sido patentado previamente.

   Con fecha 17 de diciembre de 1999, la Secretaría General remitió al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú (en adelante MITINCI) la Nota de Observaciones SG-F/2.1/02978-1999, en la cual se manifiesta que el Gobierno del Perú al haber otorgado patente de segundo uso mediante la Resolución 000050 del 29 de enero de 1999 del INDECOPI, estaría incurriendo en un incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, de la Decisión 344 y de la Resolución 079 de la Secretaría General, dando un plazo de 20 días calendario para su respuesta.

   Con fecha 21 de enero, previa solicitud de prórroga de 10 de enero de 2000, el Gobierno del Perú remitió el Oficio 006-2000-MITINCI/VMINCI, al cual adjunta parte del Informe Técnico 001-2000/OIN, elaborado por el INDECOPI a propósito del presente caso, dando respuesta a la Nota de Observaciones SG-F/2.1/02978-1999.

   Con fecha 11 de febrero de 2000 la Secretaría General emitió la Resolución 358 que contiene el Dictamen 09-2000 de Incumplimiento por parte del Gobierno del Perú en la aplicación de la Decisión 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Dicha Resolución fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 535 del 15 de febrero del 2000.

   PFIZER, el MITINCI y ALAFARPE, mediante sendos memoriales solicitaron la reconsideración de la Resolución 358 de la Secretaría General, los cuales fueron resueltos por ésta el 22 de junio de 2000 con la Resolución 406, en la que dictaminó el incumplimiento por parte del señalado Gobierno de lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 344 y otras normas del ordenamiento jurídico comunitario. Dicha Resolución fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 576 del 23 de junio de 2000.

   Entre los fundamentos del dictamen se destaca que el 26 de mayo de 1994 la empresa PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY NV./S.A. de Irlanda (PFIZER), solicitó al INDECOPI, el título de patente para “PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA”, en la cual se reivindica la solicitud extranjera No. 9311920.4 del 9 de junio de 1993 del Reino Unido;

   Que con fecha 5 de junio de 1997 el Gobierno del Perú promulgó el Decreto Supremo No. 010-97-ITINCI, que “aclara” e “interpreta” varios artículos de la Decisión 344;

   Que el 21 de julio de 1997 el apoderado de PFIZER presentó una observación al INDECOPI contra el informe técnico 61-96 la cual dio lugar a que el 6 de julio de 1998, el INDECOPI emitiera el cuarto informe técnico, dentro del cual se hace un nuevo examen de fondo, manifestando que “en concordancia con los alcances del artículo 4 del Decreto Supremo 010-97 ITINCI (...) se procede a la nueva evaluación de las reivindicaciones presentadas”. Con base en este informe, el INDECOPI emite la Resolución No. 000050-1999/OIN-INDECOPI, por la cual se resuelve otorgar la patente de invención para “PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA”, a favor de PFIZER por un lapso de 20 años contados desde el 26 de mayo de 1994.

   1.1.2. Consideraciones jurídicas de la demanda.

   Afirma la demandante que el INDECOPI con fechas: 10 de abril de 1995, 20 de octubre de 1995 y 23 de septiembre de 1996 emite tres informes técnicos donde constan los respectivos exámenes de fondo y en el último de ellos se indica que: “en la solicitud se manifiesta en las páginas 4 y 5, que los compuestos son ya conocidos y que inesperadamente se ha encontrado una segunda aplicación para los compuestos objetos de la invención”.

   Así mismo, dice la Secretaría, que el INDECOPI menciona en ese tercer informe que les ha llegado una serie de documentos que “describen los productos objeto de la invención (...) por lo tanto (...) la solicitud se encuentra afectada por el artículo 43 del Decreto Legislativo No. 823 – Ley de Propiedad Industrial que dice: “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 23 de la presente ley, no serán objeto de una nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial’ (...)”.

   Además, la Secretaría recuerda que en dicha oportunidad el INDECOPI sostuvo que “el objeto de la invención no es factible de patentarse”, por lo que opinó que: “se le debe DENEGAR la patente modificando la opinión anterior dada en el primer informe, al haberse cometido el error involuntario de no revisar el requisito de PATENTABILIDAD exigido por la Ley”.

   Aduce la demandante que es entonces cuando el Gobierno del Perú promulga el Decreto Supremo No. 010-97-ITINCI, que “aclara” e “interpreta” artículos de la Decisión 344, y recuerda a este respecto lo señalado por el Tribunal en la sentencia del Proceso 7-AI-99 en el sentido de estimar que el camino escogido por el Gobierno peruano para despejar las dudas y aclarar lo que a su juicio son confusiones e imprecisiones de la norma comunitaria, es erróneo puesto que en manera alguna, le era dable, ni a ninguno otro de los Países Miembros, interpretar por vía de autoridad, es decir, expidiendo una norma interpretativa, las disposiciones del ordenamiento jurídico de la Comunidad.

   Luego de la expedición del Decreto aclaratorio, continua exponiendo la Secretaría, el apoderado de PFIZER presenta, el 21 de julio de 1997, una observación al INDECOPI contra el informe técnico 61-96 manifestando que la solicitud de patente a la cual se refiere, está dentro de los alcances del Art. 4 del Decreto Supremo 010-97, mediante el cual se aclara el Art. 43 del Decreto Legislativo 823, en el sentido que un uso distinto al comprendido en el Estado de la Técnica podrá ser objeto de nueva patente si cumple con los requisitos establecidos en el Art.22 del Decreto Legislativo.

   A ese respecto, el referido artículo 4 del Decreto 010-97-ITINCI dispone lo siguiente:

   Art.4.- Aclárese que de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo No. 823 un uso distinto al comprendido en el estado de la técnica será objeto de una nueva patente si cumple con los requisitos establecidos en el Art. 22 del Decreto Legislativo No. 823”.

   Ante el otorgamiento de la patente, comunicado a la Secretaría por ADIFAN, se remitió al MITINCI la Nota de Observaciones SG-F/2.1/02978-1999, para que respondiera sobre el posible incumplimiento en que...