PROCESO 43-IP-2001

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 43-IP-2001

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 8, 13, 14, 21, 27, 28, 29, 54, 55 y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador. Patente de Modelo de Utilidad: Tanque Compuesto. Expediente Interno 6070-99. Actor: Gunter Probst Otto.

Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil uno; se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial requerida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador, instancia que por intermedio del Presidente de la Segunda Sala, doctor Ernesto Muñoz Borrero, la eleva ante este Órgano Comunitario, dentro del expediente interno 6070-99 MP, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente recibido el 11 de junio del 2001, previas las siguientes consideraciones:

VISTOS:

La mencionada solicitud cumple los requisitos establecidos en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 4 de julio del 2001.

1. ANTECEDENTES

   Son hechos relevantes para la interpretación, los siguientes:

   1.1. Las partes:

   El actor es el señor Gunter Probst Otto.

   Los demandados son el Director de Propiedad Industrial y el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

   El coadyuvante de la parte demandada es la sociedad Industria de Acero de los Andes S.A.

   1.2. Los hechos:

   - El 4 de abril de 1994, Industria de Acero de los Andes S.A. solicitó de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la concesión de la patente del modelo de utilidad denominado “TANQUE COMPUESTO”.

   - La Dirección de Propiedad Industrial procedió a publicar su extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 363, puesta en circulación el 28 de febrero de 1996.

   - El 30 de mayo de 1996, mediante Resolución N° 333-96 DPI.DP., la referida autoridad resolvió registrar en el libro de protocolo el modelo de utilidad con las características detalladas en la solicitud SMU 95-057 denominada: “TANQUE COMPUESTO” y se expidió el título N° MU 96-032.

   1.3. Objeto y fundamentos de la demanda:

   El actor pretende que al amparo del artículo 52 de la Decisión 344 se declare la nulidad de la Resolución N° 333-96 DPI.DP., por la cual se concede la patente del modelo de utilidad N° MU 96-032 correspondiente al denominado “TANQUE COMPUESTO” otorgada por la Dirección de Propiedad Industrial, a favor de Industria de Acero de los Andes S.A. por contravenir a los artículos: 1; 2; 4; 8; 13, literal a), c), d) e inciso final; 14, literal a) y c); 21; 27; 28; 29; 54; y 55 de la Decisión 344.

   También pretende el actor que se condene al Estado al pago de daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la patente y la condena a los demandados del pago de costas procesales y honorarios de sus abogados.

   El demandante alega que para la concesión de la patente de modelo de utilidad concedida no se efectuó el debido examen sobre la patentabilidad del modelo de utilidad, ya que ese tipo de tanques de almacenamiento de combustibles metálicos revestidos con plástico y otros materiales, como fibra de vidrio, han sido fabricados por él por varios años.

   Afirma que son productos que se encuentran en el estado de la técnica, que su utilización es de dominio público, conocidos desde hace más de medio siglo y generalmente utilizados desde hace más de tres décadas.

   Argumenta que a través de la patente ilegalmente concedida la empresa Industria de Acero de los Andes S.A. pretende impedir que otras personas produzcan y comercialicen estos tanques conocidos desde hace muchos años atrás.

   Manifiesta que su legítimo interés está dado por la lesión grave que está soportando como consecuencia del otorgamiento de una patente de un producto manifiestamente conocido.

   Señala que la concesión de patente viola los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión:

   - 13 literal a) y 8, porque no contiene la identificación del inventor del denominado “TANQUE COMPUESTO”; sólo se hace referencia como su propietaria a Industria de Acero de los Andes S.A., sin que se especifique la persona natural que tenga la calidad de “inventor”, que sería el sujeto protegido por el Derecho de Propiedad Industrial.

   - 13 literal c), porque ni en la solicitud presentada originalmente ni la denominada “Memoria Técnica-Ampliación” explican de una manera clara cuál es la invención; al contrario se limita a señalar una serie de opciones de un conocido tanque de combustible.

   - 13 literal d), porque las reivindicaciones deben ser delimitadas y determinadas y no ser tan amplias e imprecisas que no sean capaces de delimitar el alcance de la protección como las reivindicaciones que constan en la memoria técnica referida.

   - 13 inciso final, porque la solicitud no cumple con los requisitos de los literales a), c), d) del artículo 13 por lo cual no debió admitirla a trámite, ni asignarle fecha de presentación.

   - 14 literal a), porque no se acompañó a la solicitud el poder o cesión de derechos que el inventor (persona natural) le otorgó a Industria de Acero de los Andes para que comparezca. La solicitante de la patente nunca acreditó dicha cesión de derechos.

   - 14 literal c), porque la memoria descriptiva debía mantener una numeración continua y los dibujos no debían contener explicaciones de acuerdo con el Reglamento de la Decisión 344.

   - 21, porque no sólo se omitió la verificación del cumplimiento del artículo 13 sino también el del artículo 21 en cuanto se refiere al examen formal.

   - 27 y 28, porque el examen de fondo no fue realizado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, según se desprende del expediente, en el cual no obra informe o reporte alguno que analice la patentabilidad del invento.

   - 29, porque según su contenido, si el examen definitivo (cuya existencia debe necesariamente obrar en el expediente) es favorable, se otorgará el título y si es parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Aparentemente se habría aceptado la reivindicación originalmente presentada, pero la misma es ambigua ya que dice: “Se reivindica derechos sobre el producto Tanque Compuesto, descrito anteriormente”, por lo que no puede constituir una reivindicación válida.

   - 1, 2, 4, 54 y 55, porque el llamado “TANQUE COMPUESTO” es un producto conocido por la técnica ya que en 1964 todos los tanques enterrados para almacenamiento de combustible eran hechos de acero y Underwriters Laboratories, de Estados Unidos, publicó una especificación para tanques de almacenamiento llamada: “Standard for Steel Underground Tanks for Flamable Combustible Liquids UL 58” (Standard de tanques de acero enterrados para líquidos inflamables y combustibles). Posteriormente el 2 de febrero de 1966 se hizo una revisión del Standard UL 58 para establecer estándares de tanques de almacenamiento no metálico de fibra de vidrio reforzados con plástico.

   - Señala que con posterioridad se hicieron más estudios que dieron lugar a las distintas opciones de construcción de los tanques y por lo tanto a distintos modelos estándar en los años 1973, 1989, 1993, 1996, tales como el UL 1746 que consiste en un tanque de acero con el recubrimiento de fibra de vidrio con reforzamiento de plástico.

   Por lo anterior, el actor concluye, que el modelo de utilidad de “TANQUE COMPUESTO” no fue nuevo y que al momento de ser solicitado estaba en el estado de la técnica.

   1.4. Contestaciones a la demanda:

   En la audiencia de conciliación, dentro del trámite realizado en lo Contencioso Administrativo, los demandados presentaron las siguientes excepciones y argumentos:

   1.4.1. Director Nacional de Propiedad Industrial:

   - Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   - Alega que la solicitud de Modelo de Utilidad “TANQUE COMPUESTO” de Industria de Acero de los Andes cumplió con todos los requisitos legales.

   - Argumenta, así mismo, que la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 363 de abril de 1995 fue realizada debidamente y que una vez que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial efectuó los exámenes definitivos de la documentación, resolvió registrar el modelo de utilidad de las características detalladas en la solicitud SMU 95057 denominada TANQUE COMPUESTO.

   Como consecuencia de lo anterior, solicitó desestimar la demanda.

   1.4.2. Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI):

   - Niega los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda.

   - Ratifica la resolución de concesión de la patente N° MU 96-032 correspondiente al modelo de utilidad denominado TANQUE COMPUESTO, materia de impugnación.

   En consecuencia, pidió rechazar la demanda.

   1.4.3. Procurador General del Estado:

   - Manifiesta que le corresponde al IEPI comparecer directamente en el juicio por ser una persona de derecho público con patrimonio y autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, pero que, en todo caso, vigilará las actuaciones en este proceso al amparo de lo mandado en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.

   1.4.4. Coadyuvante de los Demandados:

   INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A.

1. Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

1. Alega falta de personería debido a que el Estudio Jurídico de Patentes y Marcas Julio C. Guerrero B. Cía. Ltda., no es ni puede ser un abogado, tampoco procurador judicial y por ende el poder otorgado a favor de dicha sociedad por parte del señor Gunter Probst Otto, es nulo.

1. Afirma que, como bien lo señaló el Presidente del IEPI, la patente...