PROCESO 19-IP-2001

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 19-IP-2001

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literales a), d), e) y h); 83, literales a), d) y e) y artículo 95 inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito 1, (Quito) de la República del Ecuador, Expediente Interno 4359-852-97-ED. Actora: Sociedad UNILEVER N.V. Marca: DISEÑO SANDUCHE.

Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil uno.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d), e) y h); 83, literales a), d) y e) y artículo 95, inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el doctor Eloy Torres, Presidente de la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

En el proceso interno instaurado por la actora, la compañía UNILEVER N.V., de nacionalidad holandesa, por intermedio de apoderado, en acción subjetiva de plena jurisdicción que pretende obtener la nulidad de la resolución Nº 0960584, de 21 de julio de 1997, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechaza la observación presentada por UNILEVER N.V. y concede el registro de la marca gráfica “DISEÑO SANDUCHE” a favor de Colgate-Palmolive Company.

Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

HECHOS RELEVANTES

Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes:

a) “Que el Director Nacional de Propiedad Industrial, al expedir la resolución administrativa Nº 0960584, violó los artículos, 81, 82, literales a), d), e) y h); 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 y el artículo 95, inciso 2 ibidem, en concordancia con el artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado y 20 del Reglamento de Aplicación a la misma ley.

b) “El signo gráfico “DISEÑO SANDUCHE” registrado como marca, a favor de Colgate-Palmolive Company no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por las marcas mixtas “SIGNAL 2” de propiedad de UNILEVER N.V.; y además su registro está impedido por las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 82 y a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

c) “El Director Nacional de Propiedad Industrial, al conceder el registro del signo gráfico “DISEÑO SANDUCHE” a la compañía norteamericana, otorgó un derecho de exclusividad sobre un signo que no puede ser considerado como marca, al tenor de lo dispuesto por el artículo 81 inciso 2 de la Decisión 344 por no gozar de suficiente distintividad frente a los signos mixtos “SIGNAL 2”, registrada por la compañía holandesa UNILEVER N.V. además de que su registro y eventual uso, causarían un engaño al público consumidor y a los medios comerciales, respecto del origen empresarial.

d) “Entre los signos “SIGNAL 2 (marca mixta)” de UNILEVER N.V. y ‘DISENO SANDUCHE’ (marca figurativa) de Colgate Palmolive Company, existe semejanza capaz de inducir al público a error, pues la porción de pasta de dientes que forma parte de las marcas SIGNAL 2 es reconocida por los consumidores. Existen registros de la marca SIGNAL 2, que son anteriores a la solicitud presentada por Colgate Palmolive Company. Las marcas fueron registradas para proteger productos idénticos (pasta de dientes).

La tercera beneficiaria del acto administrativo impugnado COLGATE PALMOLIVE COMPANY, manifiesta que el conflicto se plantea ante una marca gráfica y una denominación mixta, en la que el diseño de la marca de UNILEVER, es parte integrante de un conjunto mayor, compuesto por diversidad de elementos nominativos, todo lo cual crea diferencias substanciales con la marca registrada por Colgate-Palmolive Company. Para hablar del concepto de marca imitada, es necesario analizar las marcas en conflicto en su conjunto y no fragmentadamente o separadamente. De allí que un análisis de esta naturaleza, es decir fragmentario, puede inducir evidentemente a conclusiones erróneas. Si observamos las marcas en su conjunto, podemos encontrar que entre la una y la otra no existen elementos legales que puedan inducir a confusión. La presencia del elemento gráfico (que no es igual) en las marcas registradas por UNILEVER no puede inducir a confusión. La presencia del elemento gráfico contiene una parte normativa, verbal u numérica que es SIGNAL 2 y que es el elemento que más resalta en el conjunto. Se concluye que el signo registrado por Colgate Palmolive Company lo que pretende es justamente evadir a través del consumidor la idea de una pasta dental, lo cual es admitido como marca según la doctrina

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El Tribunal consigna en miras a ampliar los puntos señalados por el Consultante, otros aspectos de las siguientes piezas procesales:

Demanda presentada por UNILIVER N.V. ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Reitera la confusión y semejanza entre los signos en colisión, en razón de que el “consumidor no realiza ningún cotejo de marcas, y tal comparación sólo podría operar con el recuerdo que tiene de lo percibido en el pasado. La persona que ha de apreciar el riesgo de confusión no debe comparar en forma simultánea las marcas, pues ese examen se alejaría de lo que en realidad haría el consumidor al momento de adquirir el producto.” (el subrayado del texto original)

Refuta la argumentación sostenida por la Oficina Nacional Competente que en su resolución admite que por ser marcas de “distinto tipo” no puede haber confusión, pues “si bien la complejidad de la comparación marcaria es más acentuada cuando se trata de marcas de diferente especie (denominativas versus mixtas, gráficas versus mixtas y denominativas versus gráficas), ello no obsta para que pueda darse una “similitud confusionista” entre marcas de diversa categoría” (el resaltado del texto original).

La confundibilidad entre las marcas se presenta porque “la semejanza es tal que puede inducir al público a error, pues la porción de pasta de dientes que forma parte de las marcas SIGNAL 2, es reconocida por los consumidores”, más aún cuando las marcas fueron solicitadas para productos idénticos como es pasta de dientes.

Atribuye a la marca SIGNAL 2, la calidad de notoria, agregando que “los criterios para determinar la semejanza de los signos no pueden ser aplicados de la misma manera que cuando se trata de marcas que no gozan de esa peculariedad…”

El registro de la marca por parte de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, a criterio de la actora “no es el resultado de una mera coincidencia, sino que es muy probable que pueda ser una forma aprovechada de promocionar y beneficiarse de la alta difusión y good will de la marca SIGNAL 2”.

Según la norma del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, “basta una reproducción PARCIAL para que pueda configurarse el impedimento de registro. En consecuencia si un signo distintivo es notoriamente conocido no se podrá otorgar el registro a otros que constituyan una reproducción suya, aunque ésta sea parcial”.

Impugna la validez de la resolución administrativa por no ser debidamente motivada de acuerdo con el inciso segundo del artículo 95 de la Decisión 344 y por lo tanto no cumple con las exigencias de motivación requeridas.

Contestación de la coadyuvante, la compañía COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

La mencionada compañía domiciliada en el Estado de Delaware, Estados Unidos de Norte América, por medio de apoderado, se hace parte en el proceso, con las siguientes fundamentaciones:

El conflicto planteado se concreta entre una marca gráfica y una denominación mixta en la que el diseño “de la marca de UNILEVER es parte integrante de un conjunto mayor, compuesto por diversidad de elementos denominativos todo lo cual crea diferencias sustanciales con la marca registrada por Colgate-Palmolive Company”.

Analizadas las marcas en conjunto no se encuentra elementos legales que puedan inducir a confusión. La presencia del elemento gráfico (que no es igual) en las marcas registradas por UNILEVER no puede considerarse como elemento determinante de incompatibilidad entre las marcas en conflicto, pues las prioritarias tienen además una parte denominativa y numérica que es el elemento que más resalta en el conjunto.

Tampoco entre los elementos gráficos existe similitud, pues la una representa la pasta de dientes con cepillo y la denominación SIGNAL 2, “que es el elemento que más resalta en el conjunto”; en tanto que la otra, tiene la representación de un diseño sánduche, sin adición de denominación alguna, parte gráfica que también le hace distintiva.

No admite la observación de la actora en el sentido de que la resolución de la Oficina Nacional no se encuentra debidamente motivada, y acuden a la definición que en ese sentido proporciona el tratadista de Derecho Administrativo Rafael Bielsa (tomo II, pag. 33 y ss) “Un acto es motivado en derecho cuando la parte dispositiva o resolutiva es precedida de una exposición de razones o fundamentos que justifican la decisión respecto a los efectos jurídicos”, exigencia cumplida en la resolución impugnada.

Señala que el signo no es en ningún momento genérico sino representa una figura cilíndrica imperfecta formada por “tres franjas de colores, es decir, una figura de fantasía que no evoca de manera directa el género, categoría, especie o naturaleza del producto que pretende distinguir. Este diseño no pretende ser exactamente igual (por eso es de FANTASIA) a una porción de pasta dental extraída de un tubo o recipiente contenedor de ese producto”.

CONSIDERANDO:

Que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de...