PROCESO 13-IP-2001

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 13-IP-2001

Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 6005, Actora: COMPAÑIA ARCOR S.A.I.C., Marca: BOLIN BOLA.

Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil uno.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la doctora Olga Inés Navarrete Barrero, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 6005 contra autoridades nacionales.

En el proceso interno instaurado por la actora, la sociedad ARCOR S.A.I.C. domiciliada en Buenos Aires, Argentina, solicitante de la marca Bolín Bola, a través de apoderado pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) De la Resolución Nº 9256 del 26 de marzo de 1996, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se negó el registro de la marca Bolín Bola, para amparar productos comprendidos en la clase 30 Internacional.

b) De la Resolución Nº 02327 del 31 de enero de 1997, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, a través de la cual se confirma la resolución Nº 9256 de 26 de marzo de 1996.

c) De la Resolución Nº 16555 de agosto 25 de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se confirma la Resolución Nº 9256 de marzo 26 de 1996, y se declara agotada la vía gubernativa.

Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes:

A. “La sociedad Arcor S.A.I.C., a través de su apoderado, solicitó el registro de la marca BOLIN BOLA para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

B. “El 26 de enero de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución Nº 9256, negando la solicitud con la siguiente argumentación.

“ … El estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando su fraccionamiento o el examinarlas en sus detalles; sin embargo, sólo se deben considerar las similitudes que ellas puedan contener, pues son éstas las que en un momento dado confunden al consumidor medio. En opinión de este despacho, entre la expresión que se pretende registrar y la marca BOLA BOLA existen similitudes que inducirían al consumidor a error, por consiguiente, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado pues generarían confusión en el público; no así con la marca de la sociedad opositora, con la cual no se presenta confundibilidad.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

.

C. “Dentro del término legal, la doctora Ximena Castellanos, en su calidad de apoderado de la sociedad solicitante, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución Nº 9256 de marzo 26 de 1996, el cual, en síntesis, se fundamenta en lo siguiente:

Entre las marcas en conflicto no existen semejanzas que puedan inducir al público a error

.

“Al examinar las marcas debemos tener en cuenta la unidad gráfica, ortográfica y fonética, no debiendo romper o fraccionar las marcas para realizar la comparación.

La marca opositora contiene una expresión genérica BOLA, no siendo lo suficientemente distintiva, y que por lo tanto no debe ser tenida en cuenta para efectos de determinar la confundibilidad

.

D. “El 31 de enero de 1997, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para resolver el recurso de reposición expide la resolución Nº 002327, considerando lo siguiente:

‘ ... la expresión BOLA es genérica, la administración considera que se trata de una expresión evocativa, al no describir directamente las características de los comprendidos en la clase 30, lo cual tiene toda la posibilidad de existir como marca, alcanzando la fuerza distintiva necesaria’.

‘... Se encuentra que la impresión de conjunto despertada por las marcas en confrontación, BOLIN BOLA (solicitada) y BOLA BOLA (registrada) examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias, las semejanzas de los signos arroja confusión, fonética, gráfica, ya que se está reproduciendo una parte de la marca ya registrada para distinguir productos comprendidos en la misma clase, circunstancia que puede generar error en el público consumidor’.

E. “Mediante Resolución Nº 16655 del 25 de agosto de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió confirmar la Resolución Nº 9256 de 26 de marzo de 1999, con fundamento en lo siguiente:

‘Entre las marcas en confrontación Bolín Bola y Bola Bola existen semejanzas ortográficas y fonéticas, capaces de inducir a error al consumidor, ya que su escritura y pronunciación son muy similares, similitud que se deriva de la inclusión de la palabra bola en ambos signos en el mismo orden y disposición, expresión que si bien es cierto es genérica para algunos productos no lo es para los productos de la clase 30 pues la genericidad debe examinarse en relación directa con los productos que se pretende amparar, y de otra parte las expresiones Bolín Bola tienen un significado conceptual similar por lo que el público consumidor podría pensar que se trata de productos con el mismo origen empresarial. En consecuencia esta Delegatura considera que del examen de los signos en confrontación Bolín Bola y Bola Bola en su conjunto presentan suficientes semejanzas las cuales imposibilitan la coexistencia de las marcas en el mercado’.

El Tribunal, además de lo transcrito, se remite a la demanda presentada por la actora y a la contestación a la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio

a) Demanda presentada por la sociedad ARCOR S.A.I.C.

Aclara que la negativa al registro de la marca solicitada Bolín Bola se produjo con base en la marca BOLA BOLA de Productos Stani S.A.I.C. y no con la marca opositora BOLY BO.

Al refutar la posible confusión alegada, se expresa que “no basta que dos expresiones compartan una misma palabra para que se pueda hablar de confundibilidad entre ellas, en este caso es evidente que gráfica y ortográficamente las dos marcas coinciden en la expresión BOLA, a la cual se agregan elementos...