PROCESO 98-IP-2000

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 98-IP-2000

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 96 ibidem. Expediente Interno 5766. Actora: Sociedad CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. Marca: BIMBO (etiqueta).

Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil uno.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, Consejera de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 5766.

En el proceso interno instaurado por la actora, la compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V., domiciliada en Méjico, a través de apoderado pretende obtener en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la anulación de la resolución Nº 5489 21 de marzo de 1995, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se concedió el registro del signo BIMBO, de la compañía Bimbo Ltda. para distinguir productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes:

“A El señor Luis Antonio Alfonso, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de septiembre de 1962 el registro, como marca, de la expresión BIMBO (etiqueta). Dicha solicitud de registro de marca fue tramitada bajo el expediente administrativo Nº 78.795.

“B. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Propiedad Industrial, hoy Signos Distintivos, mediante resolución Nº 223 del 26 de junio de 1962 concedió el registro como marca de la expresión BIMBO (etiqueta), a favor del señor Luis Antonio Alfonso con domicilio en Bogotá D.C., Colombia, para distinguir los siguientes productos: “panadería, pastelería y confitería”, productos comprendidos en la clase 22 del Decreto 1707 de 1931, por el término de diez años a partir del 30 de julio de 1963.

“C. De otra parte, la marca BIMBO (mixta) se ha venido renovando en el tiempo sin perder su continuidad para distinguir los mismos productos (hoy de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza) y, en la actualidad se encuentra vigente hasta el 30 de julio del 2003.

“D. El señor Luis Antonio Alfonso cedió a la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., a título de venta y sin limitación alguna, todos los derechos que tenía sobre la marca BIMBO (etiqueta), certificado de registro Nº 54334, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional, así:

Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, y hielo

“E. Como consecuencia de la cesión, la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la anotación del traspaso a su favor de la marca registrada BIMBO (etiqueta). A través de la División de Signos Distintivos se ordenó, mediante Resolución Nº 0961 del 30 de enero de 1996, la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del traspaso de la marca BIMBO (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, certificado de registro Nº 54.334 realizado por Luis Antonio Alfonso a favor de Central Impulsadora S. A. de C.V.

“F. El 17 de noviembre de 1993 la Sociedad Bimbo Ltda. con domicilio en Cartagena, Bolívar, presentó solicitud de registro de la marca BIMBO (Etiqueta) para distinguir:

Los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida por hoteles, pensiones, campamentos turísticos, hogares turísticos. Los servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente, de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, cantinas, etc. Los servicios prestados por cafeterías, heladerías, panaderías y pizzerías.

Servicios comprendidos en la clase 42 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

“G. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la División de Signos Distintivos, mediante resolución Nº 5489 del 21 de marzo de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizó el examen de fondo y concedió el registro como marca de la expresión BIMBO (etiqueta), a favor de la Sociedad Bimbo Ltda., con domicilio en Cartagena, Bolívar, por considerar que la solicitud de registro de marca cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

“H. No consta dentro de los antecedentes de la resolución Nº 5489 del 21 de marzo de 1995 que concedió el registro BIMBO (mixta) solicitada por la Sociedad Bimbo Ltda., el estudio de registrabilidad de la marca solicitada frente a la marca idéntica BIMBO (mixta) de la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., domiciliada en México D.F. , México.

“I. La utilización de la marca registrada BIMBO por parte de la Sociedad Bimbo Ltda., está generando confusión en el consumidor sobre los servicios que ofrece (siendo un producto), así como sobre el orígen empresarial del mismo.

“J. La Sociedad Bimbo Ltda., con domicilio en Cartagena, Bolívar, solicitó el registro como marca de la expresión BIMBO (mixta) para distinguir productos de la clase 30 del Decreto 755 de 1972 (hoy Clasificación Internacional de Niza), que engloba los productos antes señalados, habiendo sido negada mediante resolución Nº 8253 del 31 de marzo de 1997 de la Superintendencia de Industria y Comercio por considerar que: “entre la marca que se pretende registrar BIMBO (etiqueta) y la marca registrada de propiedad de la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V. BIMBO, existen similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales que inducirían en error al público. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”

Finalmente, hace énfasis, que entre la Sociedad Bimbo Ltda. y la Sociedad Central Impulsora S.A. de C.V., no existe contrato de licencia de uso o autorización alguna de uso de la marca BIMBO, según certificación expedida para el efecto por la Superintendencia de Industria y Comercio

Este Tribunal, por otra parte, amplía la información proporcionada por el Juez Consultante, extrayendo los puntos esenciales, de los siguientes documentos allegados al proceso:

DEMANDA.

La actora señala que el requisito esencial de la distintividad tiene que darse tanto en el aspecto intrínseco del signo “es decir de su aptitud para poderse registrar al no violar las disposiciones contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344, o las llamadas causales de irregistrabilidad absoluta, sino que también debe darse en el plano extrínseco, es decir, la aptitud que debe tener el signo para constituirse como marca sin que vulnere algún derecho de un tercero o en otras palabras, sin que viole alguna de las disposiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344, o las llamadas causales de irregistrabilidad relativas”

La Superintendencia, anota, no sólo violó el artículo 81 “sino que los servicios que pretendía amparar el signo solicitado estaban y están íntimamente relacionados con los productos que ampara la marca de mí representada”

Advierte que una marca puede ser registrada a nombre de dos o más personas diferentes “siempre que se registre para productos o servicios distintos y que el uso de la marca para los respectivos productos o servicios no cause un riesgo de confusión o asociación, o un riesgo de dilución de la fuerza distintiva o publicitaria de la marca más antigua”, por esa razón se negó un registro anterior de la marca BIMBO para la clase 30 solicitada por Bimbo Ltda.

Afirma que existe violación del articulo 83, literal a) de la Decisión 344, pues entre los dos signos en disputa existe “identidad por los aspectos fonéticos, gráfico, visual e ideológico suficiente para anular el registro solicitado BIMBO…”. La marca solicitada para los servicios de la clase 42 tiene una “indudable relación con los productos de servicios, es decir, con los ‘productos de panaderí’ de la clase 30 que ampara marca de mí representada”.

En cuanto al examen de registrabilidad señala que “la Superintendencia de Industria y Comercio tenía la obligación legal de realizar un examen no sólo de oficio, sino en forma exhaustiva de todos los signos que fueran iguales o similares al solicitado y no únicamente para la clase 42, como efectivamente lo hizo. Su estudio debió cubrir las demás clases y establecer la existencia o no del riesgo de confusión de la similitud por los signos y la relación de los productos y servicios” para lo cual cuenta con elementos técnicos y la información necesaria.

El examen debe realizarse, afirma, no sólo para una sola clase sino en todas las clases para establecer el riesgo de confusión, apoyando esta tesis en la sentencia emitida por el Tribunal dentro del Proceso Nº 20-IP-98.

En cuanto a la confundibilidad de los signos, tanto directa como indirecta, se remite a la jurisprudencia del Tribunal y a la doctrina. Agregando que “No podemos olvidar que...