PROCESO 83-IP-2000

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 83-IP-2000

Interpretación prejudicial de los artículos 82, literal e) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, e interpretación de oficio de la Disposición Final Unica de la Decisión 344. Expediente Interno 4030-EGF. Actora: LA INTERNACIONAL S.A. Marca: INDIGO.

Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil uno.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82, literal e) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Dr. Víctor Terán Martínez, Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, expediente interno Nº 4030-EGF, originado por la demanda interpuesta por la Compañía LA INTERNACIONAL contra el Director de la Propiedad Industrial.

1. HECHOS DE LA DEMANDA:

   El Tribunal consultante, en el petitorio recabando la interpretación prejudicial, señala que la actora, esto es la compañía LA INTERNACIONAL S.A., impugna la resolución Nº 0958699, del 8 de abril de 1997 –notificada el 9 de ese mismo mes y año- emitida por la Dirección de Propiedad Industrial, la que declara nulo el registro Nº 1948/81 de la concesión de la marca INDIGO y sus renovaciones.

   Agrega que “El Dr. Rodrigo Bermeo representante o apoderado de Textiles Nacionales S.A., el 5 de octubre de 1993, presentó demanda de nulidad del registro de la marca de fábrica ya indicada…y el tercero beneficiario ha suscrito un acuerdo transaccional entre la compañía La Internacional y Textiles Nacionales S.A., por el cual TENESA declara que no tiene interés alguno en oponerse a la acción iniciada por La Internacional para que revoque la resolución Administrativa Nº 0958599 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y que por tanto desiste de presentarse como interesado en el presente juicio..”

   El Tribunal amplía, por su parte, los antecedentes del caso, remitiéndose a la documentación allegada al proceso.

2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

   En el libelo de demanda la actora impugna la legalidad de la mencionada resolución al haber considerado la Dirección de la Propiedad Industrial que “el término INDIGO se utiliza para definir un color, el color azul obscuro, tela para fabricar los jeans azules. Además de que en la industria textil se usa el término INDIGO para definir este tipo de jean; de tela azul obscuro” por cuanto dicho vocablo según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa “añil, planta. Pasta que se hace de las hojas y tallos de esa planta”.

   Al leer esta definición, expresa la demanda, resulta obvio que la palabra INDIGO no se utiliza para definir el color de un determinado tipo de textil

   y la afirmación realizada por la oficina competente es apresurada pues el concepto del término es lo que el diccionario expresa.

   Argumenta que el vocablo en disputa se encuentra registrado en otros países como Chile, Colombia y Perú.

   Se afirma por parte de la actora que “La Internacional S.A, ha venido comercializando, publicitando y promocionando desde 1981, varias telas con la marca de fábrica INDIGO, lo que quiere decir, que ha efectuado una importante inversión para posicionar esta marca y dotarle del considerable prestigio que ha alcanzado…”

   Para alegar la prescripción de la acción de nulidad se remonta al artículo 22 de la Ley de Marcas Ecuatoriana, según el cual la prescripción opera en cinco años contados desde la fecha de la inscripción y al articulo 113 de la Decisión 344, el que enumera los casos en los que puede declararse la nulidad del registro marcario, no encontrándose incursa la resolución anulada en ninguno de ellos, pues no hay una marca preexistente.

   En escrito posterior, la actora ratifica los criterios expuestos en su demanda y en especial relieva el hecho de que el término INDIGO tiene su propia distintividad gracias a su propio esfuerzo y gestión publicitaria aparejada a su excelente calidad. Por lo que el signo puede ser registrado como marca, atribuyendo a criterio de la Oficina Nacional el carácter de erróneo.

   Recoge la doctrina del tratadista Jorge Otamendi respecto a la distintividad que ciertos signos adquieren con el uso, quien expresa que “…ciertos signos de una gran debilidad desde el punto de vista marcario por su escaso poder distintivo, y que pudieron haber sido justamente denegados, fueron registrados. Estos signos fueron luego intensamente utilizados adquiriendo así poder distintivo con el tiempo…”

3. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

   Se refiere a la resolución de la Dirección de Propiedad Industrial Nº 0958699 expedida el 8 de abril 1997, dentro de la demanda de nulidad propuesta por TEXTILES NACIONALES S.A., en contra del registro de la marca INDIGO de LA INTERNACIONAL S.A., demanda que se fundamenta en el hecho de que la actora “comercializa y distribuye telas INDIGO O DEMIN, conocidas como jeans “color indigo”, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua describe el término “indigo” como “Añil, planta. Pasta que se hace de las hojas y tallos de esa planta. El término “añil, a su vez consta como arbusto leguminoso de cuyas hojas secas se saca una pasta colorante azul”

   En la parte resolutiva, el acto administrativo expresa: “PRIMERO: Que de conformidad con lo que dispone el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el Decreto Ejecutivo Nº 367, publicado en el Registro Oficial Nº 85 de 10 de diciembre de 1996, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, debe decidir sobre la nulidad del registro de una marca.- SEGUNDO: Se debe tomar en cuenta que a pesar de que no tiene registrada la denominación INDIGO, compartimos el criterio que “el término INDIGO se utiliza para definir un color, el color azul obscuro, tela para fabricar los jeans azules” Además de que en la industria textil se usa el término INDIGO para definir este tipo de jeans; de telas azul obscuro”.

   Resuelve, en vista de que el término es una denominación de uso común y corriente al que todo “el sector especializado en telas lo usa para distinguir ese color”, declarar la nulidad del registro de la marca INDIGO Nº 1948/81.

   ACUERDO TRANSACCIONAL

   Con fecha 16 de febrero de 1998, los representantes de las compañías La Internacional y Textiles Nacionales S.A, celebran una escritura transaccional, en la que se hace constar la titularidad de la marca INDIGO por parte de La Internacional y sus renovaciones posteriores con los títulos 2343/86 y 582/92, para los productos comprendidos en la clase 24 así como a la resolución de declaratoria de nulidad expedida por la Dirección de la Propiedad Industrial Nº 0958699 y del juicio interno planteado contra esa resolución, materia de la presente consulta prejudicial.

   En síntesis la transacción se concreta al hecho de que Textiles Nacionales TENASA, “estará a lo dispuesto por el H. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en la sentencia que pronuncie respecto de este caso y respetará los derechos que La Internacional S.A. tenga respecto de la marca INDIGO, si así lo dispone el Tribunal” y además Textiles Nacionales se compromete a no oponerse a la acción iniciada por La Internacional para que se revoque la resolución Administrativa Nº 0958699, de 9 de abril de 1997, y “desiste de presentarse como interesado en el juicio Nº 4030”.

   El Tribunal Andino considera sobre este punto que en nada...