PROCESO 82-IP-2000

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 82-IP-2000

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal b), 83 literal e), 87, 88 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. Expediente Interno No. 1892-EGF. Actor: WARNER LAMBERT COMPAÑY. Marca DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE.

Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCIA

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de marzo del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Dr. Víctor Terán Martínez Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito, en oficio 440-TCA-DQ-1S-EG de 4 de octubre del 2000, recibido en El Tribunal el 5 de octubre del 2000.

V I S T O S:

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite.

1. ANTECEDENTES.

   1.1. Las partes.

   Es demandante la sociedad WARNER LAMBER COMPAÑY frente al Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; además el Procurador General del Estado y el Director Nacional de Propiedad Industrial entidades contra quienes presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción mediante el cual impugna las resoluciones por las que se niega el registro de DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE como marca de fábrica.

   1.2. Actos demandados en el proceso interno.

   Lo son, las Resoluciones No. 013575 de 21 de noviembre de 1994 posteriormente ratificada mediante Resolución No. 014453 del 16 de enero de 1995 por las cuales el Director Nacional de Propiedad Industrial niega un registro de DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE como marca de fábrica.

   1.3. La demanda.

   Fundamenta su acción el demandante, en que el 28 de abril de 1994, solicita el registro de la marca DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE como marca de fábrica. Considera que dicha solicitud reúne todos los requisitos exigidos por los artículos 81, 87 y demás pertinentes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Siendo la botella un signo tridimensional, sin duda, que puede ser registrado como una marca, siempre y cuando cumpla con los citados requisitos del Art. 81. Para efectos del análisis de si tal envase es o no suficientemente distintivo, habría que determinar, si en el mercado, se emplea un envase idéntico o similar para expender sus productos. Sin duda que no los hay, puesto que se trata de una botella original, con un (sic) forma peculiar. A tal punto esta afirmación es verdadera, que al negarse el registro como marca de la mencionada botella, no se citan otras que sean semejantes o se haga alusión a un envase similar”.

   Señala que la botella no es una forma usual, por lo “que no cabía en ningún caso rechazar el registro, sin motivar la resolución”.

   Este envase ha sido registrado en otros países porque se ha considerado novedosa, distintiva y además es notoriamente conocida.

   En un escrito posterior la actora expresa que la marca LISTERINE DISEÑO DE BOTELLA reúne todos lo requisitos establecidos por los artículos 81, 87 y 88 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además que la marca LISTERINE DISEÑO DE BOTELLA esta registrada en 46 países del mundo por lo cual también debe ser registrada en el Ecuador, ya que “mediante una forma tridimensional, que goza de distintividad y novedad respecto de otras…”, por lo cual el consumidor puede identificarles sin necesidad de tomar en cuenta la etiqueta.

   1.4. Contestación de la demanda.

   El Procurador General del Estado al contestar la demanda niega pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, alega expresamente la legalidad del acto impugnado; “Por otro lado, el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, fundamento de la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, claramente establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan en formas usuales de los productos o de sus envases”; falta de derecho del actor y caducidad de su derecho.

   Por su parte el Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca señala como excepciones: la legalidad y validez de las resoluciones impugnadas y negativa de los fundamentos de la demanda.

   El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial niega pura, simple y llanamente los fundamentos de la demanda y señala que LISTERINE DISEÑO DE BOTELLA “no tiene novedad en cuanto a su forma externa, por lo tanto se dispuso se archive el expediente conformado por tal motivo”.

   1.5. Resoluciones Impugnadas.

   Consta del expediente del Tribunal el oficio No. 014453 del 16 de enero de 1995 que manifiesta: “Por medio de la presente comunico a usted que, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una vez que ha analizado su contestación al oficio No. 013575 de 21 de noviembre de 1994, RESUELVE: ratificar el total contenido del oficio antes mencionado pues, la reunión de líneas y la forma externa del diseño de botella de Listerine no tiene novedad en cuanto a su forma externa; por tanto, dispone se archive el expediente que se ha conformado por tal motivo”.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

   La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   El Tribunal considera que a más de la norma cuya interpretación se solicita los artículos 81, 82 literal b), 83 literal e), 87, 88 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se transcriben a continuación.

   3.1. Artículo 81.

   “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   3.2. Artículo 82.

   “No podrán registrarse como marcas los signos que:

   b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

   …

   3.3. Artículo 83.

   “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   3.4. Artículo 87.

   “La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o...