PROCESO 70-IP-2000

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 70-IP-2000

Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio por este Tribunal de los artículos 89 y 100 de la misma Decisión 344. Expediente Interno 5240. Actora: Sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY Marca: PLATINOL VS PLAQUINOL

Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinticuatro días de enero del año dos mil uno.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno No. 5240 contra autoridades nacionales. Actora: SOCIEDAD BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

En el proceso interno instaurado por la actora, a través de apoderado se pretende obtener en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la anulación de las Resoluciones No. 50530 de diciembre 21 de 1994, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se negó el registro del signo PLATINOL, para distinguir productos de la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, así como de las Resoluciones 14783 de 30 de mayo de 1997, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos y la No. 1141 de 15 de mayo de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, las que confirman la Resolución 50530.

HECHOS DE LA DEMANDA:

Los proporcionados por la autoridad consultante son:

El signo PLATINOL cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad específicamente la contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro por un tercero para los mismos productos o servicios o para aquellos productos o servicios en que puede inducir al público a error

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En este caso entre la expresión que se solicita PLATINOL y la marca registrada por un tercero PLAQUINOL, existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero

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No existe confusión alguna entre las expresiones que se comparan, dada la limitación de productos que presenta en el escrito. Afirma que las expresiones en conflicto coexisten en países como Panamá y Perú, sin que se genere confusión en los consumidores, dado los productos disímiles que distingue una y otra

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La sociedad WINTHROP PRODUCTS INC., es propietaria de la marca PLAQUINOL, en Colombia y otros países. Utiliza la marca para distinguir un producto antiartrítico y antipalúdico, entre los que no puede haber riesgo de confusión. Además las drogas para la artrítis pueden ser vendidas al público en general, mientras que las drogas contra el cáncer solo las compran por prescripción médica quienes padecen esta enfermedad

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Entre las expresiones PLATINOL (solicitada) y PLAQUINOL (registrada), existen claras semejanzas desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético, que de coexistir en el mercado generarían riesgo de confusión para los consumidores. De otra parte, no desconoce la validez de los documentos aportados por el recurrente, ni el hecho de que en terceros países tales expresiones coexistan, pero de igual forma, dada la especial incidencia que sobre la salud pública tienen los productos de la clase 5a, y la cobertura total que presenta la marca registrada a favor de un tercero, no es admisible la coexistencia de tales expresiones en el mercado, procediendo el mantenimiento incólume de la providencia recurrida

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La administración considera que la identidad de la sílaba NOL, entre las marcas comparadas, y la similitud de la raíz PLATI y PLAQUI, además de tener vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, hace presumir que genera semejanzas, pues en ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general que dicha denominación, impacta en el consumidor, más si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas y ubicadas en el mismo orden, hace presumir que genera semejanzas, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación impacta en el consumidor, más sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la marca PLAQUINOL, tiene cobertura total sobre los productos de la clase 5, por lo cual aunque el solicitante limite sus productos para distinguir únicamente una droga anticáncer, esto no disminuye el riesgo de confusión pues dicho producto también se encuentra incluído en la clase 5a

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FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

La actora contrae su acción a los siguientes puntos:

1. La coexistencia marcaria entre las marcas en conflicto, esto es PLATINOL Y PLAQUINOL, en razón de que en abril 25 de 1985, y encontrándose vigente el registro a favor de Bristol Myers Compañía (hoy Bristol Myers Squibb Compañia, por cambio de denominación social) la División de La Propiedad Industrial, expidió el registro 113.594 para la marca PLAQUINOL, autorizándose de este modo la coexistencia marcaria.

Manifiesta la actora, sobre este punto:

b) ... la Administración considera que la identidad de la sílaba NOL, entre las marcas comparadas, y la similitud en la raíz PLATI y PLAQUI, además de tener vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, hace presumir que genera semejanzas, pues en ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación, impacta en el consumidor, más sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la marca PLAQUINOL, tiene cobertura total sobre los productos de la clase 5, por lo cual aunque el solicitante limite sus productos para distinguir únicamente una droga anticáncer, esto no disminuye el riesgo de confusión pues dicho producto tambien se encuentra incluido en la clase 5ª”.

”Hago notar con especial énfasis el hecho que la Administración al hacer la evaluación de la solicitud para nuevo registro PLATINOL y evaluar si existía o no confusión entre PLAQUINOL y PLATINOL hizo caso omiso al hecho que en el expediente obraba prueba de un acuerdo de coexistencia de PLAQUINOL y PLATINOL... Al omitir tener en consideración la expresa manifestación de los titulares de PLAQUINOL que no existía conflicto en la coexistencia de PLAQUINOL y PLATINOL la Administrración se equivocó al interpretar la causal de irregistrabilidad contenida en el articulo 83 (a) de la Decisión 344, pues le dio a esta norma aplicación en un caso en donde se configuraban los hechos que ameritaban su aplicación”.

En los archivos de la propia Superintendencia de Industria y Comercio reposan pruebas del hecho que las marcas PLAQUINOL y PLATINOL coexistieron, por decisión de la misma entidad que hoy niega el registro de PLATINOL. En efecto, las pruebas que reposan en los archivos de la Superintendencia de Industria y Comercio demuestran que en abril 25 de 1985 se expidió el registro 113.594 para PLAQUINOL estando vigente un registro para PLATINOL. Insisto por ser de especial importancia, en 1985 la Oficina de marcas expidió un registro para PLAQUINOL estando vigente un registro para PLATINOL. Dicho hecho prueba que era posible la coexistencia de PLATINOL y PLAQUINOL, criterio que un tiempo después la Oficina de marcas equivocadamente cambió con las resoluciones aquí atacadas pese al abundante material probatorio que demuestra su errado proceder

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c) Argumenta la coexistencia pacífica de las dos marcas en Panamá y en Perú, rigiendo en este País también la Decisión 344.

d) La administración se equivocó en la interpretación de la causal de irregistrabilidad del articulo 83, literal a) de la Decisión 344, al no considerar la “expresa manifestación de los titulares de PLAQUINOL, que no existía conflicto en la coexistencia” entre esa marca y PLATINOL.

e) Niega la confusión de las dos marcas, al haber registrado al mismo tiempo los dos signos.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA

Se sintetiza en los siguientes razonamientos:

a) El 7 de mayo de 1982 la compañía Winthrop Products Inc., con domicilio en New York, estado de New York, solicitó el registro de la marca PLAQUINOL, para distinguir los productos de la case 5 de la nomenclatura vigente, cuyo registro se confirió mediante resolución No. 0004019 de 25 de abril de 1985, según certificado 113.594.

b) La compañía Bristol Myers, domiciliada en New York, presentó la solicitud de inscripción de la marca PLATINOL, para la clase 13 el 2 de diciembre de 1987, para posteriormente cambiarla a la clase 5.

c) Reitera las argumentaciones contenidas en las resoluciones impugnadas, anteriormente mencionadas, reforzando su criterio en la Jurisprudencia de este Tribunal y del Consejo de Estado, en orden a establecer la confundibilidad entre los dos signos en discusión, pues entre ellos “existen semejanzas en los aspectos ortográfico, y fonético”.

d) En cuanto a la imputación de la violación por parte de la Oficina Nacional competente del articulo 100 de la Decisión 344, aducida por la demandante, expresa que “ no tiene vocación de prosperar habida cuenta que la Decisión 344 entró en vigencia el 1 de enero de 1994 y la marca PLATINOL para la clase...