PROCESO 57-IP-2000

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 57-IP-2000

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 párrafo a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno No. 5823. Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A. Marca: “FENISODIL”.

Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de septiembre del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, en oficio del 12 de mayo de 2.000, recibido en el Tribunal el 13 de julio y admitido a trámite el 25 de los mismos mes y año.

V I S T O S:

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite.

1. ANTECEDENTES.

   1.1. Las partes.

   Es demandante la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., que presenta la acción en contra de la Nación colombiana por actos proferidos en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y, como tercero interesado NOVARTIS CONSUMER HEALTH antes ZYMA S.A.

   1.2. Actos demandados en el proceso interno.

   Se plantea la acción buscando que se declare la nulidad de la Resolución No. 8824 de mayo 19 de 1999 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite de solicitud de marca presentada por Laboratorios Bussie S.A., antes Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía S.C.A, para distinguir productos de la clase 5 Internacional de Niza. A traves de esta Resolución se revoca la Resolución 6645 del 11 de marzo de 1996 y se declara fundada la observación presentada por la Sociedad Novartis Consumer Health S.A., negándose el registro de la marca FENISODIL.

   1.3. La demanda.

   Se presenta la demanda, alegando que la sociedad Laboratorios BUSSIE S.A. antes LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & Cía S.C.A., solicitó el 17 de septiembre de 1993 el registro de la marca FENISODIL, para distinguir productos de la clase 5 internacional. La Superintendencia de Industria y Comercio concedió mediante Resolución 6445 de marzo 11 de 1996, el registro de la marca solicitada. La Sociedad NOVARTIS CONSUMER HEALTH presentó observaciones por considerar que el signo solicitado incurría en la causal contemplada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Posteriormente la División de Signos Distintivos mediante Resolución 7550 de marzo 20 de 1997 confirmó la Resolución anterior.

   El Superintendente de Industria y Comercio a través de la Resolución 8824 de mayo 19 de 1999 revoca la anterior, declarando fundada la observación presentada por NOVARTIS CONSUMER HEALTH con fundamento en su marca FENISTIL.

   Considera el demandante errada la apreciación emanada de la administración, porque “Tergiversa el sentido de la norma contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que omite el aparte del precepto relativo a la “similitud que induzca en error al público”, y acoge el concepto de “mera similitud” que puede atacar a la mayor parte de expresiones del mercado, que sin embargo, no son catalogadas como idénticas, ni poseen la suficiente entidad para inducir en error al consumidor medio. Con base en este concepto y partiendo de la absoluta convicción que de la apreciación sucesiva y en conjunto de las expresiones, no se derivan mayores similitudes que un profundo análisis pueda generar, las que sin embargo, continúan siendo mínimas o inexistentes…”. Además señala que la marca objetada posee suficientes elementos para hacerla distintiva, ya sea del elemento gráfico, fonético y conceptual. Considera que las marcas poseen elementos comunes, ya que utilizan el prefijo FENI, lo cual es común en buen número de expresiones farmacéuticas. Es de esta forma que muchas sustancias o sus principios activos se inician con el prefijo FENI buscando, explica el actor, facilitar a los médicos y farmacéuticos su evocación farmacéutica. Así existen productos como: FENIBENCIMIDAZOL SULFONICO, FENILBUTAZONA, FENILEFRINA, entre otros.

   Señala que la Resolución “Cae en la falencia de una incorrecta motivación, al confundir las marcas solicitante y observante, razón por la cual se presenta incoherencia entre los fundamentos esgrimidos para negar la marca FENISODIL y la parte resolutiva del acto, lo que indica un análisis superfluo por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de la solicitud objeto de examen, razón de más para acoger favorablemente las pretensiones presentadas en esta demanda”.

   Manifiesta que la marca presentada por su representada es perceptible, distintiva, susceptible de representación gráfica y no incurre en la prohibición contemplada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   1.4. Contestación de la demanda.

   Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio al presentar su contestación a la demanda, solicita el no tener en cuenta las pretensiones de la demandante, ya que no se ha incurrido en violación de las normas comunitarias, por lo que la Administración expidió legal y válidamente la resolución negando...