PROCESO 54-IP-2000

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 54-IP-2000

Solicitud sobre interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 93 primer apartado, 99 segundo apartado, 102, 104 literal e) y Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en conexión con los artículos 56, 58 literales a) y f), 66, 70, 72, 74 y 75 de la Decisión 85 del mismo Organo Comunitario, formulada por la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador. Interpretación de oficio del artículo 65 inciso segundo de esta última Decisión. Actor: ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME. Marca: “CERVITAN”. Proceso interno N° 467-91.

Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Ecuador, representada por su Presidente, Dr. René Bustamante Muñoz.

VISTOS

Que la solicitud recibida por este Tribunal se ajusta a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto y, que en consecuencia ha sido admitida a trámite.

1. ANTECEDENTES:

   1.1 Partes.

   Actúa como demandante la firma ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME, en acción deducida en contra de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, solicitante del registro de la denominación “CERVITAN” como marca de fábrica.

   1.2. Oposición a solicitud de registro marcario.

   La firma ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME ha interpuesto oposición a la solicitud de registro de la referida marca, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 194, de 19 de marzo de 1981, pág. 31, bajo el número 483.

   1.3 Hechos relevantes.

   Como hechos relevantes, la Instancia Judicial Consultante ha considerado los siguientes:

   a) Los hechos

1. La sociedad AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, con domicilio en New York, Estados Unidos de América, solicitó ante el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración de la República del Ecuador, el registro de la marca de nacionalidad estadounidense “CERVITAN” para proteger “preparaciones medicinales y farmacéuticas”;

2. La firma ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME con domicilio en París, Francia, formuló oposición a la referida solicitud, alegando ser titular de la marca “CERVILANE”, registrada con certificado Nº 975, de 23 de agosto de 1979, para proteger: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, ...... entre otros productos"; es decir, para distinguir productos de la actual Clase Internacional Nº 5;

3. Mediante oficio Nº 0057 DGPI, de 8 de enero de 1982 la Dirección General de Propiedad Industrial remitió el trámite a la Oficina de Sorteos de la Corte Superior de Justicia de Quito.

4. Por sorteo se radicó la competencia en el Juzgado Décimo de lo Civil de Pichincha, en fecha 12 de enero de 1982, el cual admitió la oposición formulada.

5. El 13 de noviembre de 1985, se realizó la audiencia de conciliación en el referido Juzgado de lo Civil, a la que no ha comparecido la parte demandada, la firma AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION. El 25 abril de 1988, en sentencia de primera instancia, ha sido aceptada dicha oposición fundamentándose que examinadas las palabras CERVITAN y CERVILANE, se aprecia a simple vista que se origina confusión por las semejanzas en sus características visuales y auditivas, y por pretenderse proteger artículos de la misma naturaleza. Se expresa que, ...“en consecuencia, la marca CERVITAN no podría ser registrada por la prohibición determinada en el numeral 4to. del art. 6 de la Ley de Marcas de Fábrica”.

6. Interpuesta apelación de esa sentencia por parte de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, el 18 de julio de 1988, por sorteo, se ha radicado la competencia en la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, la cual, en segunda instancia, ha dictado sentencia en la que revoca la del juez inferior y rechaza la oposición propuesta por la demandante. Esta sentencia se fundamenta, principalmente, en que el uso de la marca es indispensable para el ejercicio del derecho de oposición. No habiéndose justificado este uso, se revoca la sentencia dictada por el Juez Décimo de lo Civil de Pichincha, se rechaza la oposición propuesta por ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME y, se ordena que, ejecutoriada esta sentencia, se devuelvan los antecedentes a la Dirección Nacional de la Propiedad Industria, para que se registre la marca de fábrica CERVITAN solicitada por AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION.

7. La firma opositora ha interpuesto recurso de tercera instancia ante la Corte Suprema de Justicia, radicándose la competencia en la Segunda Sala de la misma.

8. El 22 de febrero de 1996, la causa ha sido sorteada en virtud de lo ordenado en las disposiciones transitorias de las reformas a la Constitución Política de la República del Ecuador, publicadas en el Registro Oficial 863 de 16 de enero de 1996, habiéndole correspondido la competencia a la Primera Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, la misma que ha avocado conocimiento el 29 de abril de 1998.

9. El 22 de febrero del 2000, finalmente, la Primera Sala de Conjueces Temporales de lo Civil y Mercantil ha avocado conocimiento del juicio, en virtud de la resolución de la Corte Suprema publicada en el Registro Oficial Nº 1 de 24 de enero del 2000.

10. El 16 de junio del 2000, la mencionada Sala, mediante auto ejecutoriado, ha dispuesto suspender de oficio el procedimiento y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, que fueren aplicables a esta controversia sobre derechos marcarios, disposición concretada en oficio de 7 de julio del año 2000, cuyo texto concluye con las siguientes expresiones: “...Creemos oportuno poner de relieve que el litigio se trabó, se substanció, los fallos recurridos se dictaron y la Corte Suprema de Justicia, en tercera instancia, avocó conocimiento del proceso durante la vigencia de la Decisión 85 y de la Ley de Marcas de Fábrica. Actualmente rigen la Decisión 344 y la Ley de Propiedad Intelectual”.

    b) Escrito de demanda

    La firma ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME, mediante apoderado, presenta oposición al registro de la marca CERVITAN en los siguientes términos:

    - “Mis mandatarios tienen registrada y en uso la marca de fábrica “CERVILANE” inscrita con el Nº 975 el 23 de agosto de 1979, para proteger: ”Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, ....... entre otros productos";

    - “En la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 194, página 31, aparece publicada la solicitud de registro de la marca: “CERVITAN” presentada por el Dr. Luis A. Andrade N., apoderado de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, con el Nº 483 el 19 de marzo de 1981, para proteger: “Preparaciones medicinales y farmacéuticas”;

    - Argumenta que “es evidente que entre las marcas en controversia existen características gráfico-visuales y fonético-auditivas muy semejantes; y que además, entrambas están destinadas a proteger artículos de la misma naturaleza; v.g.: “Productos medicinales y farmacéuticos”. Por estas circunstancias el público consumidor las confundiría, configurándose la competencia desleal contra el bien ganado prestigio de la compañía francesa por mi representada.

    - “Con los antecedentes de hecho enunciados; y, fundado en las disposiciones contenidas en los Arts. 1,3,6,10,19,21,23; y 43 de la Ley de Marcas de Fábrica; y, 56, 58; y, 74 del Decreto 1257, presento oposición contra el registro de la palabra “CERVITAN” y solicito se cite con esta demanda al apoderado de la compañía solicitante en el domicilio que tiene señalado.

    - “Si el demandado no se allana a mi demanda, reclamo el pago de costas, daños y perjuicios. En tal supuesto, Ud. deberá dar cumplimiento a lo que ordena el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica”.

    c) Contestación de demanda

1. La firma AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION, solicitante del Registro marcario no ha comparecido a la audiencia de conciliación convocada por el Juzgado Décimo de lo Civil de Pichincha para el 13 de noviembre de 1985, por lo que la demanda propuesta en su contra no ha sido contestada.

   Como conclusión del juicio verbal sumario iniciado por la firma opositora al registro de la marca CERVITAN, en esa primera instancia, el Juzgado en mención ha emitido sentencia el 25 de abril de 1998 por la cual acepta la oposición planteada por ROUSSEL-UCLAF SOCIETE ANONYME y, dispone que dicha marca no sea registrada.

   En ese fallo el mencionado Juzgado ha hecho la siguiente consideración, en lo atinente a la semejanza entre las denominaciones en conflicto:

   Examinadas las palabras CERVITAN y CERVILANE, el informe pericial de Patricio Duque Calero (fs 24 y 24v) concluye que existe similitud entre las marcas registradas, lo cual ciertamente se aprecia a simple vista, lo que origina confusión por la semejanzas en la escritura, tanto más cuanto se protege artículos de la misma naturaleza, productos medicinales y farmacéuticos; y, además se demuestra la existencia de características gráfico-visuales y fonético-auditivas semejantes. En consecuencia, la marca CERVITAN, no podría ser registrada por la prohibición determinada en el numeral 4to. del artículo 6 de la Ley de Marcas de Fábrica

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2. La Corte Superior de Justicia del Distrito de Quito, Cuarta Sala, por su parte, en la sentencia de segunda instancia proferida el 16...