PROCESO 59-IP-2000

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 59-IP-2000

Solicitud sobre interpretación prejudicial de los artículos 71, 73, literales a) y b); 85; 92; 117; 121 y 122 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del mencionado Acuerdo, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 73 de la misma Decisión. Proceso Interno No. 4466. Actora: Luz Marina Acosta Madrid.

(Marca: MAX MARA).

Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito el primer día del mes de septiembre del año dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con la intervención del Consejero de Estado Doctor Manuel S. Urueta Ayola.

V I S T O S:

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, ha sido presentada en fecha 14 de julio del año 2000 la solicitud en referencia, la que encontrándose ajustada a lo previsto en la indicada norma, ha sido admitida a trámite por medio de auto expedido por este Tribunal el 9 de agosto del año 2000.

1. ANTECEDENTES.

   1.1. Las partes

   Son partes en el respectivo proceso interno, por un lado, en calidad de demandante, la Sra. LUZ MARINA ACOSTA MADRID quien se opone al registro de marca de fábrica “MAX MARA” concedida en favor de MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. y por otro, en calidad de demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   1.2. Acto demandado

   En el proceso que se adelanta en la Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, bajo el Nº 92-358946, se pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº 26713, de 24 de noviembre de 1993, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se ha concedido registro para la marca nominativa MAX MARA, por el término de 10 años, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

   Adicionalmente, por medio de esta acción se plantea la cancelación del certificado de registro Nº 144162, correspondiente a la mencionada marca.

   1.3. La demanda

   La actora ha manifestado en apoyo de sus pretensiones, “que la marca MAX MARA que distingue productos de la Clase 25, ... es exactamente igual a la marca MAXMARA, Certificado Nº 137054, para distinguir productos comprendidos en la clase 24, registrada con anterioridad a nombre de Luz Marina Acosta Madrid, la cual protege productos similares y de la misma naturaleza que la de los productos de la clase 25”.

   Ha expresado, además, que dicha marca es “exactamente igual”, “a la enseña comercial MAXMARA, de propiedad de Luz Marina Acosta Madrid, con certificado de depósito Nº 005816 de noviembre 28 de 1990, conferida para distinguir establecimientos de comercio dedicados a la elaboración, producción, distribución, comercialización y venta de artículos tales como utensilios y recipientes para el menaje o la cocina”, entre otros.

   En consecuencia asevera que “no es cierto que la solicitud de registro de la marca MAX MARA, en la clase 25, hubiese cumplido los requisitos previstos en las disposiciones de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la fecha en que fue concedido el registro de la marca”.

   1.4. Contestación de la demanda

   No hay constancia en el expediente remitido al Tribunal, ni se menciona en los hechos relevantes considerados por la instancia consultante, que la Superintendencia de Industria y Comercio haya dado contestación a la demanda.

   Consta, contrariamente, copia certificada de la contestación dada por la Sociedad MAX MARA FASHION GROUP SRL, en la que se refiere uno a uno a los argumentos expuestos por la actora, desvirtuándolos a juicio de la firma que comparece a contestarla, la misma que, en términos generales extractados por el Consejo requirente de la interpretación, se opone a la prosperidad de las pretensiones de aquella, “aduciendo que con el acto acusado no se incurre en la violación de las normas comunitarias que se le endilga, por lo cual solicita que se ratifique la legalidad del mismo”.

   Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal,

   CONSIDERANDO:

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

   En atención a lo expresamente requerido, el Tribunal procederá a interpretar los siguientes artículos de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, adicionados con la interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 73, por cuanto la demandada hace referencia especial a la figura de la notoriedad:

   “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   .

   “Artículo 73.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público a error.

   (...)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   "e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro

   .

   Artículo 85.- Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

   "Artículo 92.- El derecho al uso de...