PROCESO 34-IP-2000

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 34-IP-2000

Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literales a), f) y g); 74 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 58-2000. Marca: “FINADYNE”.

Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y tres días del mes de junio del año dos mil; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 3 de mayo del año 2000, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, habiéndose en consecuencia admitido la causa a trámite.

1. ANTECEDENTES

   Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante, ha señalado los siguientes:

   1.1 Las Partes

   Comparece en calidad de demandante la Sra. Esmeralda Costa viuda de García, quien se opone al registro de marca de fábrica “FINADYNE” solicitado por SCHERING CORPORATION.

   1.2 Acto demandado

   En proceso que se adelanta en la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, bajo el Nº 58-2000, se pretende, en vía judicial de segunda instancia, obtener pronunciamiento acerca de la oposición al registro de la marca FINADYNE, solicitada por LABORATORIOS SCHERING CORPORATION, para proteger productos de la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   1.3 La demanda

   La actora se opone al registro de la marca de fábrica FINADYNE, obrando del expediente copia certificada del juicio verbal sumario Nº 8-81, iniciado en el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha, así como copia igualmente certificada del expediente Nº 58-2000, asignado al recurso de apelación de sentencia propuesto ante la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito.

   Sostiene la demandante en ese proceso judicial, que la marca solicitada para registro carece de distintividad, puesto que ella tiene registrada y en uso la marca de fábrica FINALIN, conferida por el Estado ecuatoriano el 29 de diciembre de 1961 bajo el Nº 890, para proteger “Un producto farmacéutico para uso humano y veterinario”. Expresa, que resulta evidente la similitud entre las palabras FINALIN y FINADYNE ya que no solamente son semejantes sino casi idénticas y, además, que se encuentran destinadas a proteger productos de la misma naturaleza, comprendidos por la misma clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   1.4 Contestación a la demanda

   La compañía SCHERING CORPORATION, por su parte, ha manifestado:

   “Niego que la opositora sea propietaria de la marca FINALIN.

   “Niego que la opositora haya usado la marca FINALIN en productos veterinarios, higiénicos, dietéticos, emplastos, material para vendajes, material para empastar dientes, cera dental, preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos; niego especialmente que la opositora haya usado la marca de fábrica con relación a preparaciones veterinarias.

   “Niego que la marca que se pretende registrar sea confundible con la marca Finalín que se afirma se halla registrada por la actora.

   “Niego que las normas citadas por la actora en su oposición sean aplicables en el presente caso, tanto más cuanto que el art. 6 de la Ley de Marcas de Fábrica se halla derogado por el Decreto Supremo Nº 1257.

   Niego todos los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición

   .

   CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción ecuatoriana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo, modificado por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS

   Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   Decisión 85:

   (...)

   Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos

   .

   “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

   (...)

   “a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;

   “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en la misma clase;

   g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares

   Artículo 74.- El titular o licenciatario de una marca tendrá el derecho de usarla en forma exclusiva y podrá solicitar las medidas de protección para la defensa de sus derechos, previstas en las respectivas legislaciones nacionales

   .

   Artículo 84.- Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros.

   En consecuencia, este Tribunal comunitario estima que las materias a desarrollarse con motivo de la interpretación prejudicial requerida son a su vez las siguientes:

3. requisitos para el registro de marca.

   El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispuso, que sólo pueden ser registrados como marcas "...los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos". Del cumplimiento de estos requisitos esenciales depende que el signo que se pretende registrar como marca pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de otro.

   3.1 Novedad

   Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque involucra distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio.

   Acerca de la novedad y de la originalidad que se exige a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina, "... que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como...