PROCESO 33-IP-2000

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 33-IP-2000

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e); 96, 102, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno No. 4954. Actor: MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. Marca: MAXMARA.

Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

V I S T O S:

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual previamente fue admitida a trámite mediante auto del cinco de mayo del año en curso.

1. ANTECEDENTES.

   1.1. Las partes.

   Son partes en el proceso interno, en calidad de demandante, la Sociedad MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. y la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad ésta que se demanda por el otorgamiento a favor de la señora LUZ MARINA ACOSTA MADRID del registro de la marca MAXMARA para distinguir productos comprendidos en las clases 21 y 24 y por la concesión a favor de la misma persona del depósito de la enseña comercial para la expresión MAXMARA.

   Se cita como tercero interesado en las resultas del proceso a la referida persona natural.

   1.2. Actos demandados en el proceso interno:

   Se pide, dentro del proceso interno, la nulidad de los siguientes actos administrativos:

   1.2.1. La Resolución Nº 10261 de 28 de noviembre de 1990, por la cual se concede un certificado de depósito de enseña comercial para la expresión MAXMARA a favor de Luz Marina Acosta.

   1.2.2. La Resolución Nº 11464 del 23 de diciembre de 1991 por la cual se concede el registro de la marca MAXMARA a favor de Luz Marina Acosta para distinguir productos comprendidos en la clase 24.

   1.2.3. La Resolución Nº 11465 de 23 de diciembre de 1991 por la cual se concede el registro de la marca MAXMARA a favor de Luz Marina Acosta para amparar productos comprendidos en la clase 21.

   1.3. La demanda.-

   Dice la demandante que solicita la nulidad de las Resoluciones antes mencionadas en razón de que ellas concedieron indebidamente el depósito y el registro para el signo MAXMARA, que es exactamente igual a la marca notoriamente conocida MAX MARA de la cual es titular la actora y que distingue productos comprendidos en las clases 9, 14, 18 y 25 y que sirve también para denominar establecimientos de comercio dedicados a la manufactura, compra y venta de bienes pertenecientes a las clases 3, 14, 18, 25 y 24.

   Expone que las solicitudes de registro de las marcas MAXMARA para distinguir productos de las clases 21 y 24, hechas por la señora Luz Marina Acosta, no cumplieron cabalmente con los requisitos previstos en las disposiciones del ordenamiento jurídico andino. Y que, en cambio, la actora solicitó y obtuvo antes del 23 de diciembre de 1991 los registros internacionales de marca para el signo MAX MARA en las clases 9ª, 14, 18, 24 y 25, registros que le otorgan prelación en el derecho marcario. Sobre esto último afirma que los registros otorgados por la Superintendencia se ven afectados por la reivindicación válida de prioridades, es decir, por el derecho que la ley otorga a un empresario para que registre en Colombia un signo como marca alegando prioridades con base en un registro anterior efectuado en otro país suscriptor de un tratado internacional ratificado por Colombia sobre protección de marcas.

   1.4. Contestación de la demanda.-

   No hay constancia en el expediente remitido al Tribunal, ni se menciona en los hechos relevantes descritos por el Magistrado que realiza la consulta, que la Superintendencia de Industria y Comercio haya dado contestación a la demanda.

   Aparece, en cambio, la contestación a la demanda realizada por la señora Luz Marina Acosta Madrid, quien aduce que los actos demandados son perfectamente válidos ya que fueron concedidos por el organismo competente con arreglo a las disposiciones comunitarias vigentes.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

   El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   El Tribunal interpretará de las normas indicadas en la consulta, los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 96, 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No lo hará con respecto a los artículos 146 y 147 de la misma Decisión ni tampoco con respecto al artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal por no ser pertinentes al caso [1].

   3.1. Artículo 81.

   “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   3.2. Artículo 83.

   “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   .

   “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancia pudiere inducirse al público a error.

   (...)

   “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   “e) Sean...