PROCESO 22-IP-2000

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 22-IP-2000

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno No. 5284. Actor: CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA. Marca: “Hola” (mixta).

Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de abril del año 2000, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en oficio 321 de febrero 18 del 2000, recibido en el Tribunal el 28 de febrero del 2000.

V I S T O S:

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite.

1. ANTECEDENTES.

   1.1 Partes

   La parte demandante es la SOCIEDAD CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA LTDA. y la demandada, la Superintendencia de Industria de la República de Colombia.

   1.2 Síntesis de la demanda.

   Se presenta la demanda en acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra la Resolución No. 1851 del 1 de julio de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, con la cual se concede el registro de la marca “HOLA” (mixta) para productos de la clase 16 en favor de la sociedad española del mismo nombre y declarando infundadas las observaciones presentadas por la demandante en virtud de tener registrada la marca “OLA” (mixta) para la misma clase. Fundamenta su acción, en que la Resolución impugnada viola al artículo 81 de la Decisión 344, porque el signo impugnado no es distintivo al existir otro idéntico o similar, “sobre lo anterior claramente se aprecia que el signo registrado por HOLA S.A. correspondiente a la marca ‘HOLA’ (Mixta) Clase 16 NO cumple con el requisito de distintividad extrínseca, debido al hecho de que apreciadas en su conjunto son confundibles las marcas HOLA (Mixta) Clase 16 y OLA (Mixta) Clase 16”.

   Además invoca al artículo 83 literal a) del referido cuerpo legal, ya que si bien los signos impugnados no son idénticos existen más similitudes que diferencias que pueden ocasionar confusión en el público consumidor; señala que existe similitud en el campo ortográfico (por la secuencia de las vocales, longitud, sílabas, raíces), fonético o auditivo (pronunciación de las palabras o sonidos semejantes), visual (similar forma de percibir al signo). A los literales d) y e) del mismo artículo, ya que la notoriedad de la marca que se le ha reconocido en la Resolución impugnada no ha sido probada en ningún momento.

   Finalmente señala que se ha violado al artículo 102, “La anterior violación de las normas citadas se debe al hecho de que al otorgar la Administración una marca como lo es la marca ‘HOLA’ (Mixta) para todos los productos de la clase 16, que como ya se demostró es confundible con la marca ‘OLA’ (Mixta) Clase 16, se da un desconocimiento de las normas citadas, debido a que se desconoce el derecho exclusivo que tiene la sociedad CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA LTDA, para usar la marca ‘OLA’ (Mixta) Clase 16, para los productos que son amparados con la misma, debido a que la citada marca debe compartir el mercado con la marca “HOLA” (Mixta) que se encuentre registrada para amparar todos los productos de la clase 16, lo que hace que la nueva marca se encuentra en capacidad de interferir el mercado de los productos que son comercializados con la marca “OLA” (Mixta) Clase 16, marca que como ya se enunció en la presente demanda tiene mejores derecho que la marca ‘HOLA’ (Mixta).....”

   1.3 Contestación de la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar a la demanda solicita que no se tome en cuenta las pretensiones de la demandante al carecer de sustento de derecho ya que se han cumplido con las normas constitucionales y las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en especial considera que la marca “¡HOLA¡” (mixta) colocada entre signos de interjección, no puede llevar a engaño a los consumidores, los cuales pueden diferenciar los productos. “Estudiada en sus detalles la marca antes descrita y solicitada para el registro por la Sociedad Hola S.A., se hace relevante el hecho de que está provista de los suficientes elementos que le dan fuerza distintiva y cumple en consecuencia con los requisitos exigidos; además es evidente que en el presente caso no se configuran las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma comunitaria”. Considera que la marca HOLA (mixta) es novedosa, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica. Además que la Resolución impugnada no se fundamentó en la notoriedad de la marca “HOLA”.

   La Sociedad española HOLA S.A., por su parte expresa que no existe violación del artículo 81, ya que el signo “¡HOLA¡” dentro de un rectángulo de mayor base y menor altura es suficientemente distintivo. No puede existir confusión entre los signos enfrentados, “ya que...