PROCESO No. 56-IP-99

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 56-IP-99

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b) y e), 102, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Además, el Tribunal de oficio procede a interpretar el literal h) del artículo 82 de la misma Decisión. Marca “ORO SÓLIDO”. Expediente interno 5097. Actor: Harinera del Valle S.A.

Magistrado Ponente: Dr. Gualberto Dávalos García.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 1º de marzo del 2000

VISTOS:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, recurre a este Órgano Comunitario para que efectúe la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), e) y h) (sic), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La solicitud se plantea en virtud de que la Sociedad Harinera del Valle S.A, a través de su apoderado ha recurrido ante el organismo consultante para que éste, en el proceso interno No. 5097, declare la nulidad de la Resolución No. 324 de 16 de enero de 1997, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaran infundadas las observaciones que la mencionada sociedad formuló contra la solicitud de la marca “Oro Sólido”, de la Resolución No. 21797 de 22 de agosto de 1997, por la que la referida División, al resolver el recurso de reposición confirmó la primera Resolución y la número 1420 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución No. 324 de 1997, confirmándola.

Los hechos relevantes constantes en la demanda son:

1. – El 27 de Diciembre de 1989 se presenta la solicitud de registro de la marca ORO SÓLIDO por parte de Guillermo Carvajal Zambrano, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 Internacional, la cual se tramitó bajo el expediente 92315144. La sociedad Harinera del Valle S.A. presenta observaciones al registro de la marca con fundamento en ser titular de las marcas:

   HAZ DE OROS (certificado 87334, clase 30 vigente hasta 21-04-2001)

   AS DE OROS (certificado 166662, clase 30 vigente hasta 21-07-2004)

   AS DE OROS (certificado 166663, clase 35 vigente hasta 21-07-2004)

   AS DE OROS (certificado 164900, clase 29 vigente hasta 21-07-2004)

   Además dice ser prioritario solicitante de las siguientes marcas:

   HAZ DE OROS (expediente 92.292444, clase 29)

   HAZ DE OROS (expediente 92.292443, clase 30)

   AS DE OROS (expediente 92.347457, clase 31)

   DE OROS (expediente 92.291933, clase 29)

   Finalmente las siguientes enseñas comerciales:

   HAZ DE OROS (certificado 5863, actividad comercial y clase 29, 30, 31)

   DE OROS (certificado 5861, actividad comercial y clase 29, 30, 31)

   AS DE OROS (certificado 7298, actividad comercial y clase 29, 30, 31)

2. – La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 324 de 16 de enero de 1997, mediante la cual se declaró infundada la observación presentada por HARINERA DEL VALLE S.A. y se concedió el registro de la marca ORO SÓLIDO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Guillermo Carvajal Zambrano.

3. – Contra la Resolución anotada se presenta los recursos de reposición y subsidiario de apelación, en los cuales se señala que el signo ORO SÓLIDO es confundible con los signos HAZ DE OROS, AS DE OROS y DE OROS, por lo cual no se puede otorgar su registro para productos de la clase 30. Sobre el recurso de reposición se pronunció el Jefe de la División de Signos Distintivos, confirmándola mediante Resolución No. 21797 de agosto 22 de 1997. En igual sentido se pronuncia el Superintendente Delegado para la propiedad industrial mediante Resolución No. 1420 de mayo 15 de 1998.

4. – Fundamenta su acción, en que el acto de la administración viola el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la marca ORO SÓLIDO carece de fuerza distintiva para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional. Señala que la marca en disputa carece de distintividad, ya que “Para que la marca que se pretende registrar sea considerada distintiva, debe cumplir ciertas condiciones; en primer lugar se requiere que no corresponda a un signo usual o genérico, para designar los productos o servicios que pretende identificar. Por otra parte, la marca debe ser especial, es decir debe tener un alto grado de originalidad para forzar la atención del público consumidor. Finalmente, exige que la marca sea novedosa, es decir, que no se parezca a ninguna otra previamente registrada para identificar productos o servicios idénticos o de similar naturaleza, por tanto cuando la marca es confundible con otra u otras previamente registradas, carece del requisito de distintividad y en consecuencia no puede ser objeto de registro”.

5. – Además considera que se ha violado el artículo 83, literal a) de la misma Decisión, ya que las marcas HAZ DE OROS y AS DE OROS son nominativas, lo que “exige a la autoridad administrativa y/o judicial proteja a sus titulares contra terceros que reproduzcan el signo DE OROS, o cualquier signo confundiblemente semejante con el mismo, sólo o acompañado de otros elementos, para distinguir la misma clase de productos o productos o servicios de similar naturaleza”. Señala que existe identidad visual, gráfica, ortográfica y auditiva que presentan los signos en conflicto.

6. – Se refiere al artículo 83 literal e), ya que la marca HAZ DE OROS “es la marca de harina de trigo de más alta recordación publicitaria entre el público consumidor”; que existe una gran difusión publicitaria de la marca; además menciona que la marca se encuentra registrada desde 1976 y ha sido usada ininterrumpidamente por la parte demandante. Esto “lleva a concluir que la marca HAZ DE OROS, de acuerdo con los criterios señalados por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es una marca notoriamente conocida, por lo cual la Superintendencia de industria y Comercio violó la disposición comunitaria señalada, al conceder el registro de la marca ORO SÓLIDO, que de acuerdo con lo dicho anteriormente es substancialmente similar a la marca notoria de mi mandante”. (resaltado del original)

7. – Invoca además a los artículos 128 y 83 literal b) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que hacen referencia al nombre comercial, los cuales también se encuentran protegidos por la legislación comunitaria, “tanto cuando no se encuentra depositado o registrado, como en el evento de encontrarse depositado o registrado”.

8. – Considera el actor en la demanda, que las Resoluciones impugnadas violan el artículo 102, ya que el Estado no ha protegido la titularidad que tiene sobre las marcas HAZ DE OROS, AS DE OROS y DE OROS.

9. – Finalmente se refiere al artículo 82 literal h) de la Decisión 344, afirmando que al existir similitud entre la marca en disputa ORO SÓLIDO y las marcas y enseñas comerciales propiedad del actor HAZ DE OROS, AS DE OROS y DE OROS, pueden generar confusión en el público consumidor de tal clase de productos “que es conocedor del prestigio, que en ámbito de la producción y comercialización de productos alimenticios ostenta la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. No cabe duda que dicho público consumidor creerá que es mi representada quien ofrece los productos distinguidos con la marca ORO SÓLIDO”. (resaltado del original)

   Por su parte la administración, al contestar la demanda manifiesta:

1. - Que en las Resoluciones impugnadas no existe violación a las normas legales contenidas en la Constitución Nacional, el Código Contencioso Administrativo...