PROCESO 42-IP-99

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 42-IP-99

Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literal a); 96; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal d), 95 y 113 de la misma Decisión, dentro del Proceso interno No. 3973 promovido por la Sociedad Internacional de Licores Limitada. Marca: "OLD PARR".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los ocho días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Magistrado del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso interno No. 3973, promovido por la Sociedad Internacional de Licores Limitada.

V I S T O S:

Que la consulta se tramita con observancia plena de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal; y con fundamento en:

1. ANTECEDENTES:

   1.1. La acción y las pretensiones.

   El proceso interno versa sobre una acción de nulidad con restablecimiento del derecho, formulada por la sociedad antes mencionada con arreglo a lo que dispone sobre tales acciones el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo Colombiano.

   Con ella se pretende la nulidad de los actos administrativos por medio de los que se concedió registro a la marca OLD PARR (Mixta) y además, a título de restablecimiento del derecho, que se cancele el certificado correspondiente.

   1.2. El acto administrativo demandado.

   Se trata de la Resolución Nº 000841 de 26 de enero de 1995, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca OLD PARR.

   1.3. Los hechos considerados relevantes:

   Tanto del escrito elaborado por el Juez Consultante como de la demanda y de los memoriales en que ella es contestada, el Tribunal deduce los siguientes hechos y aspectos que estima relevantes:

   1.3.1. De la demanda.

   La parte demandante expresa que mediante solicitud radicada el 17 de octubre de 1984, la sociedad INTERNACIONAL DE LICORES LTDA., solicitó el registro de la marca LORD PARK, para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 329 de 8 de agosto de 1986 y que dentro del término para formular oposiciones, el Dr. LUIS ALBERTO ZORRO SANCHEZ, obrando como agente oficioso de MACDONALD GREENLEES LIMITED, titular del registro de la marca OLD PARR, formuló oposición contra el registro de la marca.

   Que la solicitante dio respuesta a las observaciones manifestando que entre las denominaciones LORD (que traducida al idioma español significa señor, amo, dueño, patrón) y OLD (que traducida significa viejo, anciano, vetusto, antiguo, añejo y rancio) no existía similitud alguna ni fonética, ni visual, ni descriptiva. De otro lado, en consideración a que la oposición se fundamentó en el supuesto hecho de que las expresiones PARK (de la marca solicitada) y PARR (de la marca base de la oposición) eran confundibles, se expresó el interés de sustituir la solicitud de registro de la marca LORD PARK, clase 33, por la de LORD’S CLAN, clase 33.

   Que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución 17550 de 27 de septiembre de 1995, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca LORD PARK solicitado por INTERNACIONAL DE LICORES LTDA.

   Que la Superintendencia no aceptó la sustitución de la solicitud de registro, por no ser procedente la modificación del signo en que consiste dicha marca.

   Que la marca base de la oposición (OLD PARR, clase 33, certificado 42567) estuvo vigente hasta el 30 de diciembre de 1988 y para esa misma fecha no existía registrada o solicitada con anterioridad para registro ninguna marca similar, por lo que era plenamente procedente el registro de la marca LORD PARK, clase 33 a nombre de INTERNACIONAL DE LICORES LTDA., quien para esa fecha gozaba del derecho de prioridad al registro de la misma.

   Que no existió razón legal válida alguna para que se negara el registro solicitado, si se tiene en cuenta que el registro de la marca OLD PARR (mixta conformada por la figura de varios envases) sólo fue solicitado el 11 de febrero de 1994, es decir, con posterioridad a la solicitud de registro de la marca LORD PARK, clase 33, según el expediente administrativo 94-005366.

   Que contra la mencionada resolución se interpuso el recurso de reposición y subsidiario de apelación. El primero fue resuelto mediante la resolución 9672 de 27 de marzo de 1992, en la cual sólo se argumentó que entre las dos marcas existía similitud fonética y gráfica, pero no se dijo nada respecto de la prioritaria petición de registro de la marca LORD PARK, clase 33, solicitada por INTERNACIONAL DE LICORES LTDA., ni sobre el hecho de haber sido solicitado con posterioridad el registro de la marca OLD PARR. El recurso de apelación, para la fecha de presentación de la demanda (19 de julio de 1996), no había sido resuelto.

   Que con la actuación de la Superintendencia se violaron normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena así:

   a) El artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la marca OLD PARR (mixta, conformada por la figura de varios envases) carecía de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 33 Internacional. En efecto, la distintividad hace referencia a que la marca o signo marcario sea individual y singular, de suerte que pueda diferenciarse de cualquiera otro; además, es un carácter que le otorga a la marca la novedad y la especialidad; exige que el signo no dé lugar a confusiones con otros ya adoptados para distinguir la misma clase de productos y que se encuentren previamente registrados o primeramente solicitados.

   Afirma al respecto que según lo estableció la Superintendencia de Industria y Comercio en el expediente 237.902 contentivo del trámite de registro de la marca LORD PARK, clase 33, el signo OLD PARR era totalmente confundible con el signo LORK PARK, por lo que no era procedente su registro por tratarse de una marca similar, además de que sobre la marca LORD PARK recae el derecho de prioridad al registro de la misma en favor de INTERNACIONAL DE LICORES LTDA.

   b) El artículo 83, literal a), en concordancia con el artículo 96 de la Decisión, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca OLD PARR (mixta, conformada por la figura de varios envases), clase 33, determinó, de manera errada, que la marca solicitada cumplía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, es decir, que no era irregistrable y por ende, no era confundible con la marca LORD PARK, clase 33, cuyo registro se había solicitado con anterioridad para distinguir productos de la misma clase.

   1.3.2. De la demandada.

   En la contestación de la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio asevera que con la expedición de la Resolución Nº 0841 del 26 de enero de 1.995 expedida por el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas legales contenidas en la Constitución Nacional y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Expresa que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas ella por normas legales internas y por la Decisión 344 antes referida, expidió la Resolución Nº 0841 del 26 de enero de 1.995 para conceder el registro de la marca “OLD PARR” (mixta, según modelo adjunto), a favor de la Sociedad UNITED DISTILLERS PLC TRADING AS MACDONALD GREENLEES, con domicilio en Edimburgo, Escocia, Reino Unido, para distinguir productos comprendidos en la clase 33a de la nomenclatura vigente.

   Explica que de los documentos obrantes en el expediente Nº 94-005366 contentivo de la actuación administrativa llevada a cabo por la Oficina Nacional Competente, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca “OLD PARR” (mixta, según modelo adjunto), presentada por la sociedad UNITED DISTILLERS PLC TRADING AS MACDONALD GREENLEES, con domicilio en Edimburgo, Escocia, Reino Unido para distinguir productos comprendidos en la clase 33ª de la nomenclatura vigente, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

   Dice que en desarrollo del trámite correspondiente y vigente en ese entonces, la Oficina Nacional Competente, habida cuenta que el solicitante del registro de la marca “OLD PARR” (según modelo adjunto), a través de su apoderado cumplió con los requisitos exigidos en las disposiciones marcarias, la oficina nacional competente ordenó publicar el extracto de la solicitud de registro de la marca “OLD PARR” para distinguir los productos de la clase 33ª, en la Gaceta de Propiedad Industrial, tal como se puede constatar en el expediente Nº 94 05366, transcurrido el plazo señalado de los treinta (30) días para que los terceros interesados se opusieran a la solicitud de...