PROCESO 36-IP-99

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 36-IP-99

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 96, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.- Marca "FRISKIES". Expediente Interno No. 5198.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 8 de Octubre de 1999

V I S T O S:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 96, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La solicitud de interpretación prejudicial se plantea en razón de que la actora en el proceso interno, pretende obtener la nulidad y, en consecuencia el restablecimiento del derecho, de las Resoluciones números 7174, del 19 de marzo de 1996 y 10522 del 28 de abril de 1997, proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y contra la Resolución Numero 1081 del 15 de mayo de 1998, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; por denegar el registro de la marca de fábrica "FRISKIES".

Que, la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro de las consideraciones expuestas en su solicitud menciona los hechos de la demanda, como sigue:

"La sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., domiciliada en Vevey (Suiza), por medio de apoderado, presentó solicitud de registro de la marca FRISKIES para amparar productos de la clase 31 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, a la que correspondió el expediente administrativo número 92.283.051.

"Publicado el extracto de la marca FRISKIES, la sociedad FRISBY dentro del término para formular oposiciones presentó demanda de observaciones a la misma, con base en sus marcas denominadas FRISBY, clase 30; FRINKY, clase 29; y FRISBY (et.), clase 29.

"Tramitada la oposición, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución 7174 del 19 de marzo de 1996, declaró infundada la observación presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca FRISKIES, clase 31, solicitado por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

"Contra la mencionada resolución se interpusieron los recursos de reposición y de apelación, con fundamento en que si bien para establecer la confundibilidad de las marcas en conflicto éstas deben compararse en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos, no se tuvo en cuenta que muchas marcas se confunden por el elemento predominante o preponderante que se destaca entre ellas.

"En cuanto al cotejo de las marcas denominativas, para decidir si son susceptibles de confusión deberá tenerse en cuenta la visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres.

"Para que exista el elemento predominante de confundibilidad se requiere que exista una identidad plena entre el elemento que destaca como confundible entre las marcas y que aquel elemento tenga ciertas similitudes que en el caso se presente, por su pronunciación tan parecida, dejan en el público consumidor un mismo recuerdo; de otra parte, no se requiere que las marcas en conflicto tengan las mismas sílabas y que en todas ellas exista una correspondencia, tanto de vocales como de consonantes, sino que por el parecido que presentan los elementos que se destacan, se puede detectar la confusión.

"Mediante la resolución 10522 de 28 de abril de 1997, se resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución 7174 de 19 de marzo de 1996 y concediendo el recurso de apelación. A través de la resolución 1081 de 15 de mayo de 1998, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la resolución 7174 citada, quedando agotada la vía gubernativa".

En los fundamentos de derecho, la actora manifiesta que se violaron los arts. 81, 83 literales a), b), d), y c), 102, 146 y 147 de la Decisión 344, desarrollando sus puntos de vista.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda y manifiesta lo siguiente:

1. - “LAS PRETENSIONES.- Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

2. - “RAZONES DE LA DEFENSA.- Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente que estas son distintas entre si y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio.

   "Es de afirmar que las argumentaciones esbozadas por la Oficina Nacional Competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado refiriéndose a la expresión "FRISKIES" son validas y acertadas al señalarse que: "...En opinión de este despacho entre la marca cuyo registro se solicita y las marcas en que se basa la oposición, no existen similitudes fonéticas, ideológicas y gráficas, que induzcan al público a error, por consiguiente, estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público.

   “En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no se encuentra comprendida dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En relación con la notoriedad no se entra a analizar, debido a que no fue probada conforme al artículo 84 de la Decisión 344 antes mencionada..."

   “Resulta claro que el conjunto de la marca registrada FRISKIES, clase 31, registrada a favor de la Societe Des Produits Nestlé S.A., con domicilio en Vevey (Suiza), frente al conjunto de las marcas registradas y fundamento del demandante, "FRISBY" (etiqueta) clase 30, y "FRISBY" (etiqueta) clase 29; y las marcas solicitadas con prioridad "FRINKY", clase 30, y "FRINKY" clase 29, de la Sociedad FRISBY LTDA, es novedosa, visible, suficientemente distintiva y susceptible de registro marcario conforme a las normas legales vigentes en materia marcaria.

   “Las resoluciones No. 7174 de 19 de marzo de 1996, 10522 de 28 de abril de 1997 y 1081 de 15 de mayo de 1998 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante."

   TERCERÍA COADYUVANTE DE SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

   Esta sociedad beneficiaria de las Resoluciones impugnadas presentó en apoyo de la Oficina Nacional Competente, una tercería coadyuvante, respaldando su pronunciamiento.

   CONSIDERANDO:

   1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

      Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. NORMAS A SER INTERPRETADAS

      Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes:

      Decisión 344

      “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

      Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

      “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

      a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o...