PROCESO No. 18-IP-99

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO No. 18-IP-99

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito Ecuador. De oficio el artículo 82 literal i) de la Decisión 344. Expediente Interno No. 2490-082-96. Marca "CALIFRUT".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

En Quito, 25 de agosto 1999

V I S T O S

Que, la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio del Presidente Dr. Augusto Maldonado Vásconez, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, que este Organo Comunitario ha considerado preciso interpretar además, de oficio, el literal i) del artículo 82 de esa Decisión.

Que, se plantea la solicitud de interpretación en razón de que el actor en el proceso nacional instaurado, pretende obtener la nulidad de la Resolución No. 017380, de 9 de enero de 1995, por la cual el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, deniega el registro de la marca "CALIFRUT" y ordena el archivo del expediente conformado con tal motivo.

Que, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, dentro de sus consideraciones para esta interpretación manifiesta:

"1.- El Dr. Enrique Chiriboga Barba, mandatario de la Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., en acción de plena jurisdicción o subjetiva demanda al Director Nacional de Propiedad Industrial, para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en sentencia, declare la ilegalidad de la resolución No. 017380, de 9 de enero de 1996, notificada el 11 de enero del mismo año, mediante la cual ese Director rechaza el registro de marca de fábrica "CALIFRUT" para la clase internacional 30 solicitada por su mandante; y, aceptando los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, rechace la observación y ordene se continúe con el trámite de registro de la marca "CALIFRUT" No. 48809 para la Clase 30 pedida por Industrias de Alimentos Dos en Uno Ltda.

2. - “Como antecedentes de la acción propuesta, anota el actor que existen en el Ecuador más de treinta marcas registradas con el prefijo "cali" y la misma palabra "Cali" se encuentra registrada como marca: Certificado No. 1163/76 de Tabacalera Andina;

3. - “Que la registrabilidad es la regla y la no registrabilidad es la excepción;

4. - “Que los nombres geográficos pueden ser registrados como marcas, en tanto que no sean denominaciones de origen, indicaciones engañosas o de uso común;

5. - “Que "CALIFRUT" solicitada por su mandante no es siquiera una denominación de origen y en ningún caso trata de indicar que es de procedencia colombiana;

6. - “Que se encuentra registrada en algunos países y en otros en trámite de inscripción;"

7. - “El 25 de marzo de 1996 el Ministro de Substanciación califica la demanda y dispone citar al demandado y que se cuente con el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y el Procurador General del Estado."

   CONTESTACION A LA DEMANDA POR PARTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA

   EL Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca contesta la demanda y se excepciona en los siguientes términos:

   "1.- EXTENSION DE LA DEMANDA AL TERCERISTA COADYUVANTE.- La demanda debe hacerse extensiva al Representante Legal de Tabacalera Andina, quién tiene interés directo en el mantenimiento de la Resolución impugnada.

   "2. LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCION IMPUGNADA.- La Resolución impugnada guarda conformidad con la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial por lo que es plenamente legal y válida.

   "3. NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad."

   ACTO IMPUGNADO.-

   Corresponde a la Resolución No. 017380, cuyo texto dice:

   "MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA.- En Quito, 9 de enero de 1996.- A las 10:00 horas; VISTOS: En lo principal la solicitud presentada por el Dr. Enrique Chiriboga, apoderado de Industrias de Alimentos Dos en Uno Ltda, en la que se solicita el registro e inscripción de la marca de fábrica denominada "CALIFRUT", de nacionalidad ecuatoriana, trámite No. 48809-94, esta Unidad Administrativa en ejercicio de sus funciones RESUELVE:

   "PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, debe resolver sobre la concesión o denegación de una marca;

   "SEGUNDO.- Que la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 82 literal i) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues da a entender que se trata de un producto de procedencia CALEÑA;

   "TERCERO.- Se deniega el registro de la marca solicitada y se ordena el archivo del expediente conformado con tal motivo."

   CONSIDERANDO:

   I COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción ecuatoriana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

   II NORMAS A SER INTERPRETADAS

   El Tribunal considera que además de la norma cuya interpretación se solicita debe interpretar, de oficio, por ser pertinente al caso, el artículo 82 literal i) de la Decisión 344. Los textos de las normas a interpretarse son las siguientes:

   Decisión 344

   “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (...)

   i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

   “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

   (....)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca...