PROCESO 13-IP-99

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 13-IP-99

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta contra el registro de la marca denominativa “CHRYSAL” destinada a proteger productos comprendidos en la clase Primera Internacional, Expediente Interno Nº 4683 correspondiente al Juicio POKON & CHRYSAL B.V., contra la Resolución 17936 del 28 de abril de 1994, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Quito, 23 de julio de 1999

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S

Que, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Oficio Nº 214 de febrero 24 de 1999 solicita de este Tribunal Comunitario, la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que, la consulta formulada por el Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa, se tramita en acatamiento del artículo 61 del Estatuto del Tribunal, y fue remitida con indicación del nombre del órgano judicial que presenta la solicitud, que en ella se citan las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere, el lugar y la dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente y la mención de la causa que originó la solicitud, a saber: el recurso de nulidad intentado por la Sociedad POKON & CHRYSAL B.V. contra la resolución Nº 17936 de abril 28 de 1994, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concede a la Sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. el registro de la marca nominativa “CHRYSAL”, para amparar productos comprendidos en la clase 1ª del Decreto 755 de 1972, que pone en vigencia en la República de Colombia la Clasificación Internacional de Niza.

Que, el juez requirente estima como relevantes entre otros los siguientes hechos:

a) “El 20 de septiembre de 1982, BENDIEN B.V., antecesora de POKON & CHRYSAL B.V., a través de apoderado, solicitó el registro de la marca gráfica CHRYSAL para identificar todos los productos de la clase 1ª internacional, a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la que fue radicada bajo el expediente Nº 215.981. La Superintendencia, mediante auto de 10 de mayo de 1983, inadmitió la solicitud presentada por no aportarse el correspondiente recibo de pago de los derechos de publicación y concedió un término de 60 días para ello.”

b) “Por resolución 10.275 de 20 de noviembre de 1984, la División de Signos Distintivos (antes de Propiedad Industrial) rechazó la solicitud por cuanto en informe del 2 de mayo de 1984, se dijo que BENDIEN B.V., antecesora de POKON & CHRYSAL B.V., no allegó el recibo que le fue requerido. Notificado este auto al apoderado, éste presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra la citada resolución, argumentando que entregó dentro del término concedido, un escrito radicado bajo el número 12030 al que se anexó el recibo de caja Nº 001147 de 20 de junio de 1983, en el cual consta el pago de los derechos de publicación para la solicitud de la marca CHRYSAL.”

c) “Mediante resolución 2.916 de 27 de agosto de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, revocó la resolución 10.275 de 20 de noviembre de 1984 ya que efectivamente se pagaron los derechos de publicación y ordenó la respectiva publicación del extracto de la marca solicitada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.”

d) “La publicación se efectuó en la Gaceta de Propiedad Industrial número 412 de 30 de enero de 1995 y el 6 de marzo de 1995, por conducto de apoderado, la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. presentó observación contra la solicitud número 163.649 otorgado el día 28 de abril de 1994.”

e) “El 23 de julio de 1997 se presentaron en el expediente 5.981 los documentos relacionados con el cambio de nombre de la sociedad BENDIEN B.V. a POKON & CHRYSAL B.V.”

f) “La solicitud de la marca CHRYSAL a nombre de BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. fue radicada el día 20 de septiembre de 1982, mientras que la solicitada por DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. lo fue con posterioridad, el 12 de abril de 1991.”

g) “La solicitud de la DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. fue radicada bajo expediente número 339.691. Mediante auto 19.795 de 27 de diciembre de 1993 se ordenó la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial del extracto de la marca CHRYSAL para distinguir todos los productos de la clase 1ª internacional, publicación que se efectuó en la Gaceta número 395 de 15 de febrero de 1994.”

h) “La Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución 17.936 del 28 de abril de 1994, sin tener en cuenta la preexistencia de la solicitud 215.981, concedió el registro de la marca CHRYSAL a la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., para identificar todos los productos de la clase 1ª internacional, por el término de 10 años, resolución que quedó ejecutoriada el 27 de mayo de 1994 y se le asignó el certificado de registro número 163.649.”

i) “El 6 de mayo de 1994, el apoderado de BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. presentó un escrito solicitando tener en consideración el expediente número 215.981 para la solicitud de registro de la marca CHRYSAL en la clase 1ª internacional, a nombre de BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. y por consiguiente, rechazar la solicitud de registro presentada por DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A.”

j) “POKON & CHRYSAL B.V. es propietaria de extensos derechos de propiedad industrial en relación con la marca CHRYSAL y la ha solicitado y registrado en muchos países alrededor del mundo.”

El Tribunal se permite complementariamente resumir los argumentos expuestos por el demandante frente a la violación de la normativa comunitaria:

a) Violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, en vista de que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la Resolución 17.936 de 28 de abril de 1994, no consideró que con antelación la sociedad BENDIEN B.V., antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. había solicitado el registro de la marca CHRYSAL, la misma que fuera radicada bajo el número 215.981 de 20 de septiembre de 1982, mientras que la solicitud de la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., se radicó bajo el número 339.691 de 28 de abril de 1994.

Al citar la Interpretación Prejudicial 21-IP-95 concluye la demandante, que “el mejor derecho para acceder al registro” estaba en cabeza suya y que en su momento, diligentemente, hizo conocer de esta circunstancia a la Administración.

b) Asentada la “anterioridad en el tiempo” de la solicitud presentada por la actora, se procede a determinar la “identidad” entre las marcas en conflicto, la misma que no demanda mayor estudio dada la exactitud entre ellas. La identidad “desnaturaliza la vocación de identificar productos, vocación que deben tener todas las marcas ...”, mas aún, si se considera que ambas marcas fueron solicitadas para distinguir la totalidad de los productos de la clase 1ª internacional y que la sociedad BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. es titular de más de treinta registros de marca en el mundo para la expresión CHRYSAL, antecedentes que evidentemente -afirma la actora-, confundirían al público consumidor acerca de la procedencia empresarial de los productos marcados con CHRYSAL.

c) Violación del artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la marca CHRYSAL, concedida a la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A., registro número 163.649, para identificar la totalidad de los productos de la clase primera internacional “NO TIENE VOCACION DISTINTIVA”, en vista de que reprodujo en su totalidad una marca previamente solicitada: la de la sociedad BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V.

d) Del artículo 96, porque esta norma exige de la Administración, efectuar el estudio de registrabilidad para otorgar o denegar una marca, el mismo que va dirigido a establecer si la solicitud de registro cumple con las exigencias de fondo y de forma determinadas en los artículos 81, 82, 83, 87 y 88 de la Decisión 344.

Dicho análisis supone que la Administración deberá considerar todas aquellas circunstancias que influyan en el otorgamiento o denegación de un Registro Marcario. Para el efecto la Administración verificará “si existen registro o solicitudes que constituyan un mejor derecho frente al solicitado.”

En el caso presente, la Administración se abstuvo de efectuar dicho análisis al desestimar que a través de memorial radicado el día 6 de mayo de 1994, la actora puso de manifiesto que la marca CHRYSAL solicitada por la sociedad DISTRIBUIDORA QUIMICA HOLANDA COLOMBIA S.A. no podía ser registrada por efecto de la presentación previa de una solicitud de registro para la misma marca y para identificar los mismos productos por parte de la sociedad BENDIEN B.V. antecesora de POKON & CHRYSAL B.V. (el día 20 de septiembre de 1982).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera indispensable resumir la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia...

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