PROCESO 43-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 43-IP-98

Interpretación prejudicial de los Artículos 81, 82 literal h), 83 literal b), 96, 113, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del consejero ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, e interpretación de oficio del artículo 60 de la Decisión 85 de la misma Comisión. Marca “FAIRBANKS” (MIXTA). Expediente interno Nº 3570.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve,

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal b), 96, 113, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del consejero ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, en el proceso interno en que se demanda la nulidad de la Resolución N° 50912 del 28 de diciembre de 1.994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en virtud de la cual se concede el registro de la marca “FAIRBANKS” (MIXTA), en favor de la compañía de nacionalidad norteamericana FAIRBANKS, INC.

El artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal, conforme al cual es competente este Organismo para interpretar por vía prejudicial las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

El artículo 29 del mismo Tratado en cuya virtud el Consejo de Estado de la República de Colombia se encuentra legitimado para elevar ante este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial, por estar conociendo un proceso interno en el que deben aplicarse normas del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del juez nacional consultante, los siguientes:

“Las sociedades extranjeras COLT INDUSTRIES INC Y FAIRBANKS MORSE INTERNATIONAL INC. constituyeron en Colombia la sociedad INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA FAMOCOL S.A.

“Desde la fecha en que se constituyó dicha sociedad, contó con la orientación e instrucción de las compañías extranjeras antes referidas, al igual que con la sociedad MANUFACTURERA FAIRBANKS MORSE S.A.. Además de la asistencia técnica prestada, las mismas fueron accionistas y desde su constitución pertenecieron a la Junta Directiva.

“La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 4818 de 31 de octubre de 1.978, ordenó el depósito del nombre comercial INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente balanzas.

“Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias y el hecho de que la sociedad INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA - FAMOCOL S.A.-, es una persona jurídica independiente de los socios individualmente considerados, que cuenta con atributos legales como son el nombre, domicilio y capacidad legal, de acuerdo con la ley, es titular del derecho a su nombre comercial, derecho de carácter exclusivo, razón por la cual es la única que en Colombia puede registrar el nombre y la marca FAIRBANKS, para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

“No obstante lo anterior, la sociedad FAIRBANKS INC., con domicilio en Kansas City, Estado de Missouri, Estados Unidos de América, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 1º de agosto de 1.989 el registro de la marca FAIRBANKS (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª Internacional.

“FAIRBANKS INC. al ser una sociedad vinculada a las sociedades COLT INDUSTRIES INC. y FAIRBANKS MORSE INTERNATIONAL INC. estaba impedida legalmente para solicitar el registro de dicha marca. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 408 de 26 de septiembre de 1.994.

“Surtido el trámite de rigor la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 50.912 de 28 de diciembre de 1994, por medio de la cual concedió la marca solicitada, sin advertir que se trataba de un signo que no podía ser objeto de registro como marca, dado que incurría en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“5.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la Sociedad actora lo siguiente:

“1. Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca FAIRBANKS (MIXTA), que corresponde a la expresión FAIRBANKS la cual es inapropiable por tratarse de un signo que hace parte del nombre comercial de la sociedad INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA S.A., que se encuentra protegido por las normas legales nacionales y comunitarias.

“El signo FAIRBANKS de propiedad de la sociedad FAIRBANKS INC., no es novedoso, ni distintivo de los productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto se trata de un signo que hace parte del nombre comercial de la actora, circunstancia que era de conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio si se tiene en cuenta que ésta a través de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el depósito del nombre comercial.

“2. Se violó el artículo 83, literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 96 y 128 ibídem, dado que la obligación de la Superintendencia de Industria y Comercio es realizar el examen de registrabilidad así no se haya formulado demanda de observaciones, lo cual no hizo y concedió a la sociedad FAIRBANKS INC., el registro de la marca FAIRBANKS (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

“La sociedad actora fue constituida desde el día 21 de septiembre de 1.965 y depositado su nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 31 de octubre de 1.978, lo cual demuestra que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia tenía conocimiento de la existencia de dicho nombre comercial.

“3. Se violó el artículo 82 literal h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 96 ibídem, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca FAIRBANKS (MIXTA) en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, sin tener en cuenta que tal marca venía siendo usada por la actora desde el año de 1.965, gozando de un reconocido prestigio y conocimiento por el público consumidor de tales productos. El permitir el registro de la marca, genera confusión en el público consumidor de los productos FAIRBANKS, que creerá que se trata de los mismos productos comercializados por la actora.

“4. Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas; tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran dicha Decisión ni se abstuvo de expedir la resolución acusada.

Finalmente, se violó el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con la Disposición Final única ibídem, dado que la solicitud del registro de la marca FAIRBANKS (MIXTA) en la clase 9ª Internacional, se hizo contraviniendo las normas comunitarias, al igual que la concesión por parte de la División de Signos Distintivos la cual no tuvo en cuenta que tal marca no podía ser registrada por la sociedad FAIRBANKS INC., por cuanto con anterioridad se encontraba depositado el nombre comercial INDUSTRIAS FAIRBANKS DE COLOMBIA S.A.

El Tribunal con miras a ampliar los hechos controvertidos que puedan contribuir a una interpretación cabal, resume otros puntos enunciados tanto en la demanda de nulidad como en la contestación de la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

A.- DEMANDA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

1. En la demanda se hace un extenso historial de la transferencia de acciones entre los diferentes socios de la compañía de INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA, constando en un primer momento como tales COLT INDUSTRIES INC., FAIRBANKS MORSE INTERNATIONAL, INC. y FAIRBANKS MORSE, INC. grupo accionario que a partir del 10 de septiembre de 1996 correspondía sólo a ciudadanos de nacionalidad colombiana.

2. Se menciona que el objeto social inicial de INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA S.A, fue reformado mediante escritura pública del 6 de octubre de 1981, el que quedó así:

   “La Industria y el Comercio de los siguientes elementos que elaboren y/o distribuyan FAIRBANKS MORSE y COLT INDUSTRIES u otras empresas vinculadas o no vinculadas con ellas, (se resalta): plantas eléctricas, motores “Diesel”, motores eléctricos; locomotoras; básculas, armas, bombas de combustibles; maquinaria electrónica en todos sus...