PROCESO 9-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 9-IP-98

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 147 ibídem, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actora: Farmacéutica Colombo Belga Ltda. Proceso Interno Nº 4126, Marca “DERMALEX”.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

En Quito a los quince días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS:

La consulta de interpretación prejudicial formulada por el Consejo Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, dentro del proceso que sigue FARMACÉUTICA COLOMBO BELGA LTDA.-FARCOBEL LTDA., para obtener la nulidad de las Resoluciones 20596 de 17 de noviembre de 1995, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual decide una observación y niega el registro de una marca; así como la nulidad de la subsecuente Resolución 1609 de 31 de julio de 1996 emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio negando el recurso de apelación interpuesto contra la arriba indicada Resolución 20596.

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena siempre que la solicitud a tal efecto provenga de un Juez Nacional, conforme lo establecido por los artículos 28 y 29 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud cumple con los requisitos de adminisibilidad enumerados en el artículo 61 de la Decisión 184 contentiva del Estatuto del Tribunal y en ella se exponen en forma sucinta los hechos que la jurisdicción consultante estima relevantes para la interpretación los cuales a continuación se transcriben:

1. “La sociedad FARMACÉUTICA COLOMBO BELGA LTDA., solicitó el registro de la marca DERMALEX para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

2. “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 382, la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A., presentó demanda de observaciones al registro de la marca DERMALEX. Dicha oposición se fundamentó en el hecho de su titularidad sobre la marca DERMAX, la cual según ellos, era confundible con la marca cuyo registro se solicitaba.

3. “Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 20596 de 17 de noviembre de 1995, por medio de la cual declaró infundada la demanda de observación y negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

4. “Contra la Resolución referida la actora interpuso recurso de apelación, siendo confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución núm. 1609 de 31 de julio de 1.996.

5. “Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente:

   5.1. “Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que el signo es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

   5.2. “El signo DERMALEX se percibe por los sentidos de la audición y la vista. Es suficientemente distintivo, dado el hecho de que la distintividad está condicionada por la colectividad que va a reconocer la marca en cuestión y siendo éste un producto de consumo colectivo, el grupo humano al que va dirigida la marca está calificado, razón por la cual, el signo en cuestión posee la especificidad requerida para distinguir productos de su clase.

   5.3. “Se violó el artículo 83 ibídem, dado que se aplicó indebidamente, ya que se le dio equivocadamente una interpretación extensiva, desconociendo el hecho de que como norma limitativa del principio general del derecho a registro, debe ser aplicada restrictivamente, es decir, sólo en los casos en que la similitud lleva a la confundibilidad de una manera indefectible.

   5.4. “En tratándose de productos que van dirigidos a un sector calificado de la población, debe tenerse en cuenta que es usual que las marcas compartan ciertos radicales (en este caso el radical “derma”), sin que por ello sean susceptibles de confundibilidad, ya que la mencionada calificación tanto de los distribuidores como de los potenciales compradores, así como la especialidad del producto hacen que éste no sea confundible.

   5.5. “El prefijo DERMA, significa piel y es usado con tal connotación por químicos, farmacéutas, médicos y cosmetólogos, para quienes éste es un prefijo de uso común, y no puede ser por tanto, objeto de apropiación exclusiva y excluyente por parte de un productor o comercializador. Por ello su uso, como parte integrante de un signo, por diferentes solicitantes no da lugar a la irregistrabilidad. Además dicho prefijo no es novedoso, ni arbitrario, razón por la cual es de dominio público, en especial, en tratándose de productos químicos y farmacéuticos comprendidos en las cinco (5) primeras clases de la Clasificación Internacional de Niza.

   5.6. “Se violó el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 147 ibídem, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio impidió a un solicitante el acceder a un derecho, por tratar de salvaguardar un derecho de exclusividad que todavía no existía.

   5.7. “Defendió un derecho que no existía -el derecho a la exclusividad sobre el signo DERMADEX-; violó el derecho que tenía la actora de acceder a la titularidad sobre el signo DERMALEX, sin tomar en consideración que GRUFARMA LTDA. tenía sólo una mera expectativa sobre el posible registro de DERMADEX”.

   CONSIDERANDO:

   1. NORMAS A INTERPRETARSE

      Las normas cuya interpretación se requiere son las siguientes:

      DECISIÓN 344

      “ARTICULO 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

      Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

      .

      “ARTICULO 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

      “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

      ARTICULO 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente

      .

      ARTICULO 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares de conformidad con la presente Decisión

      .

   2. LAS MARCAS EN...