PROCESO No. 21-IP-99

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 21-IP-99

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a), e) y h) e interpretación de oficio de los artículos 95 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. Marca "HOLOGRAMA”. Expediente interno 5063.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de julio de 1999

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a), b), c) d), e) y h), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante oficio de 19 de febrero de 1999, dentro de su procedimiento interno No. 5063 seguido por Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio y como coadyuvante de ésta, la sociedad Figurazione Ltda.

En el proceso interno N° 5063 instaurado por Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., a través de apoderado, se pretende obtener la nulidad de la resolución número 26043 de 29 de diciembre de 1995 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se otorgó el registro de la marca “HOLOGRAMA R.M.” y, como consecuencia de esta nulidad, se declare la cancelación del Certificado de Registro número 182.779, correspondiente a la referida marca HOLOGRAMA, para distinguir servicios de seguridad, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Los hechos y argumentos relevantes considerados como tales por el consultante son los siguientes:

“Mediante solicitud radicada el 14 de agosto de 1995, la sociedad FIGURAZIONE LTDA., domiciliada en esta ciudad, tramitó en el expediente 95-036.230 el registro de la marca HOLOGRAMA, seguida de la expresión M.R. la cual fue otorgada mediante resolución número 26043, certificado 182.779 de 29 de diciembre de 1995 y vigente hasta el 29 de diciembre del año 2005.

“Al revisar los documentos del expediente de la solicitud se observa que en el escrito de petición aparece HOLOGRAMA sin M.R. y en el diseño la expresión HOLOGRAMA es esencial y dominante; a un lado aparecen las letras M.R. que en idioma español son las iniciales de Marca Registrada.

“La sociedad FIGURAZIONE LTDA., ha enviado comunicación a todos los usuarios del producto HOLOGRAMA, poniendo en conocimiento que personas inescrupulosas están ofreciendo en el mercado productos con HOLOGRAMA los cuales no se encuentran autorizados por la firma.

“En todas sus actuaciones la sociedad FIGURAZIONE LTDA., emplea la expresión genérica HOLOGRAMA, omitiendo m.r. que corresponde a la denominación MARCA REGISTRADA.

“La expresión genérica HOLOGRAMA proviene del griego HOLOS que significa ‘TODO’ y de la palabra GRAMMA, que se traduce ‘TEXTO MENSAJE’

“La denominación HOLOGRAMA corresponde a una placa fotográfica, determinada mediante un sistema de holografía y corresponde al nombre genérico de una imagen óptica obtenida mediante holografía. O sea, que con dicho nombre se identifica un sistema de seguridad, comparable con una estampilla, de relieve y calidad que ofrece mayores garantías, por lo que no es susceptible de registro, por cuanto es genérica y de uso común.

“Las iniciales M.R. (Marca Registrada) tampoco son susceptibles de registro en ninguna legislación de país alguno en el mundo.

“En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

“a) El artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio concede el registro de la marca HOLOGRAMA M.R. que no tiene ninguna novedad y que no es susceptible de registro pues se trata de un sistema de seguridad de los contenidos en la clase 42 Internacional.

“Las marcas de fábrica, comercio o servicios tienen una función diferenciadora, por lo que las normas marcarias exigen el cumplimiento de determinados requisitos para que una marca sea registrada, entre los cuales se encuentra el que sea suficientemente distintiva y novedosa lo que no fue cumplido por la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, trayendo como consecuencia la violación de ese mandato legal.

“b) Los literales a), b), c), d), e) y h) del artículo 82 de la Decisión, en la medida en que se otorga el registro de la marca HOLOGRAMA M.R. para distinguir servicios de seguridad.

La expresión HOLOGRAMA es un sistema de seguridad que se usa regularmente para controlar el recaudo de impuestos; también hace referencia a una forma o característica del sistema de seguridad que da ventaja y técnica al mismo producto; y, es la designación común de un sistema de seguridad, por lo que engaña de manera inequívoca a los medios comerciales y al público en general.

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Además, a criterio de este órgano judicial comunitario, es importante anotar que el 28 de febrero de 1997 la sociedad THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. solicita ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la nulidad del registro de la marca “HOLOGRAMA”, solicitud que la División rechazó argumentando que “la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS no es competente para conocer de la solicitud de nulidad presentada” toda vez que es el “CONSEJO DE ESTADO [el que] tiene competencia exclusiva para conocer de las acciones de nulidad”.

Con fecha 9 de julio de 1998, la sociedad THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA presenta entonces ante el Consejo de Estado, demanda de nulidad, ahora contra la resolución Nº 26043 emanada de la misma División el 29 de diciembre de 1995, fundamentando su acceso al contencioso administrativo en los artículos 113 de la Decisión 344, y 84, 206 y siguientes del Código Contencioso Administrativo colombiano.

1. - NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE:

   De las normas cuya interpretación se solicita, este Tribunal encuentra que en el presente caso lo pertinente es interpretar los siguientes preceptos legales comunitarios:

   Decisión 344:

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

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   “Artículo 82.- No podrán ser objeto de registro como marcas los signos que:

   “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

   “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;...

   h) Puedan engañar a los medios comerciales o al...