PROCESO No. 6-IP-99

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 6-IP-99

Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58 literales a), f) y g), de la Decisión 85 e interpretación de oficio de los artículos 28, 29, 30 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, Ecuador. Actor: Phillips Morris Products Inc. Marca “HOLLYWOOD LIGHTS etiqueta”. Expediente interno 13-95.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de junio de 1999

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literales a), f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito mediante providencia de 25 de marzo de 1999, dentro de su procedimiento interno No. 13-95 seguido por Philips Morris Products Inc., contra la compañía Souza Cruz Industria E Comercio, e interpretación de oficio de los arts. 28, 29, 30 y 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Requerida la observancia del artículo 61 del Estatuto del Tribunal por parte de la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, se dio cumplimiento al mismo mediante providencia citada precedentemente, habiéndose admitido la causa a trámite.

Dentro del proceso interno N° 13-95 instaurado por el mandatario de Phillips Morris Products Inc., éste se opone a la inscripción de la marca de fábrica Hollywood Lights (90 etiqueta), solicitada por la compañía Souza Cruz Industria E Comercio, bajo el Nº 20266 el 6 de mayo de 1990, publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 304, del mismo mes y año.

Los hechos relevantes considerados como tales por el consultante son los siguientes:

“A.- Philips Morris Products Inc. fundamenta la oposición en que tiene registradas y ha usado las marcas de fábrica Marlboro Label, inscritas con el Nº 228 el 30 de julio de 1956, a nombre de Philips Morris Incorporated, renovada con el Nº 209, el 27 de julio de 1976, transferida a Phillips Morris Inc., bajo el Nº 413 el 21 de septiembre de 1988 y Marlboro Lights (etiqueta), inscrita con el Nº 1345 el 16 de julio de 1981, a nombre de Phillips Morris Incorporated, renovada con el Nº 2555 el 22 de octubre de 1982 transferida a Philips Morris Products Inc., bajo el Nº 420 el 21 de septiembre de 1988, marcas que protegen productos de la Clase Internacional 34 y en la marca que se pretende registrar por parte de la Compañía Souza Cruz Industrial E Comercio está destinada a proteger artículos comprendidos en la misma clase internacional, y evidentemente, siendo como es -dice- similar y confundible la marca que se intenta registrar con las marcas registradas Marlboro Label y Marlboro Light (etiquetas), su uso y registro causarían confusión entre el público consumidor y harían, en consecuencia, competencia desleal a la propietaria de las marcas Marlboro Label y Marlboro Lights (etiqueta). Adicionalmente afirma mi mandante tiene inscrita y ha usado la marca Lights, registrada bajo el Nº 757 el 30 de octubre de 1972, denominación que es idéntica a la palabra Lights que la Compañía Souza Cruz Industria E Comercio incluye dentro de la marca. Además, las marcas de fábrica Marlboro Label y Marlboro Lights (etiqueta), están registradas por mi mandante en otros países y han sido usadas y son notoriamente conocidas tanto en el Ecuador como en el exterior. La similitud entre la marca solicitada por la compañía demandada y las marcas registradas por el demandante, se desprende, a simple vista del mero examen de los diseños que constituyen las marcas Marlboro Label y Marlboro Lights (etiqueta) y el diseño que pretende registrar la sociedad demandada, conforme se aprecia a continuación. Es, pues, evidente -anota- que la sociedad demandada intenta utilizar para su marca de fábrica el diseño característico mundialmente famoso, notoriamente conocido, de propiedad de Philips Morris Products Inc., para beneficiarse del gran prestigio de los productos bajo las marcas Marlboro, Marlboro Lights y Lights. En otros términos la sociedad demandada intenta hacer creer al público y engañarlo mediante la utilización de un diseño que se asemeja, inclusive, en el escudo de armas, al diseño que identifica a los productos Philips Morris Products Inc. Tan cierto es ello, -dice-, que el diseño que aparece a la solicitud de la marca Hollywood Lights (90 etiqueta), consta una figura muy semejante al diseño de techo que se usa en la comercialización de los productos bajo las marcas Marlboro y Marlboro Lights que, como manifestó, se encuentran registradas. Esta actitud de la Compañía Souza Cruz Industria E Comercio, que no es sino la repetición que intentó hacer en Chile, país donde se le rechazó una solicitud similar, viola principios legales contenidos en los Arts. 56 y 58, literales a), f) y g) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y normas universales de Derecho que reprimen la competencia desleal y garantizan la protección del consumidor frente a engaños sobre la procedencia de los productos.

B. La contraparte, Compañía Souza Cruz Industria E Comercio, a fojas 9 alega lo siguiente: La marca cuya inscripción solicito es de nacionalidad brasileña, y consiste en las palabras Hollywood Lights, y un logotipo rectangular conformado por unos diseños en forma de ‘V’ invertida, un escudo y la palabra ‘Hollywood’ debajo de la cual se lee Lights, tal y conforme consta de la etiqueta que se adjunta y de cuyos particulares hago especial reserva de uso exclusivo, sin embargo, no se reclama el uso exclusivo de la palabra ‘Lights’ por si sola. La marca podrá ser usada y difundida por todos los medios, en cualquier variedad de tamaño, letra, colores y en cualquier forma que no esté prohibida por la ley al arbitrio de su propietario. Además la Sala por su propia iniciativa, solicita que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronuncie acerca de si es o no obligatorio para el Tribunal Nacional de última instancia formular la consulta de oficio (en el evento de que ninguna de las partes litigantes haya solicitado), en cada uno de los casos sometidos a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales, en el evento de que el Tribunal Nacional de última instancia no encuentra oscuridad a la aplicación de las normas internacionales que deben aplicarse a los diferentes casos. Se indicará si la consulta de los casos concretos atenta o no a la autonomía que debe tener el Tribunal Nacional en la resolución de los casos sometidos a su conocimiento

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2. - NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE:

   Que las normas del Derecho Comunitario cuya interpretación se requiere son las siguientes:

   Decisión 85:

   Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos

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   “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

   “a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;...

   “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en la misma clase;

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