PROCESO 37-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 37-IP-98

Interpretación prejudicial de los artículos 71; 72, literales a) y h); y 73, literales a), b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Proceso Interno No. 2897. Actor: COMPAÑÍA PINTUCO S.A. (Marca “PINTUBLER”).

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Libardo Rodríguez Rodríguez, en oficio 1011 de 24 de julio de 1998, de los artículos 71; 72, literales a) y h); y 73, literales a), b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2897, sobre nulidad y restablecimiento del derecho respecto de los actos administrativos contenidos en las resoluciones Nº 15454 de 31 de agosto de 1993 y 2169 de 29 de noviembre de 1993, proferidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio;

V I S T O S:

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y teniendo en cuenta:

1. ANTECEDENTES

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada considera necesario referirse a los antecedentes del proceso judicial interno que dio lugar a la presente solicitud, para lo cual observa:

   1.1. Los actos administrativos demandados.

   Son las resoluciones Nº 15454 de 31 de agosto de 1993 y 2169 de 29 de noviembre de 1993, proferidas, la primera, por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la segunda, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se otorgó el registro de la marca PINTUBLER, para identificar productos de la clase segunda (2a.) internacional (folios 312 a 322 y 340 a 341 del tomo II del expediente formado en este Tribunal).

   1.2. Los hechos considerados relevantes:

   El Consejo de Estado de la República de Colombia al formular la consulta, concreta los hechos que estima relevantes para su absolución, en los siguientes términos:

   1.2.1. La sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA LTDA. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca PINTUBLER, para distinguir productos de la clase 2ª de la clasificación internacional. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la SOCIEDAD COMPAÑÍA PINTUCO S. A., dentro del término legal presentó oposición contra la misma, argumentando que es titular en Colombia de la marca PINTUFLEX, para distinguir productos de la misma clase y que la marca cuyo registro se está solicitando es confundible con esta última, previamente registrada; que entre los dos signos existe similitud gráfica, fonética y literal, pues la solicitada reproduce parcialmente la ya registrada, además de que la coexistencia de ambas en el mercado induciría a error al consumidor al referirse a productos de la misma clase.

   1.2.2. El primero de los actos demandados se fundamenta en los siguientes argumentos:

   Que el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   Que la sociedad opositora y ahora demandante en el proceso interno, es titular de dos certificados de la marca PINTUFLEX para distinguir productos de la clase 2º internacional;

   Que entre las marcas PINTUBLER y PINTUFLEX no existen semejanzas que hagan que, de coexistir en el mercado, el público sea inducido a error, “...pues a pesar de que la marca solicitada reproduce parcialmente la registrada existe en la solicitada una terminación BLER que consigue darle distintividad y novedad respecto de la registrada...” y que, en consecuencia, “...la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consonante con lo que previó el literal f) de la Decisión 85...”.

   1.2.3. La sociedad opositora interpuso recurso de apelación contra la resoluciones que determinó conceder el registro de la marca PINTUBLER, entre otros, con los siguientes argumentos:

   Que existe una reproducción parcial de la marca registrada a su nombre; que la expresión PINTU es la principal indicación de la marca PINTUCO; que FLEX y BLER son expresiones de una sola sílaba en igual conjugación con la consonante L y con única vocal E; que es propietaria de varias marcas con el prefijo PINTU; y que, por último, en desarrollo de sus actividades comerciales ha logrado la asociación en la mente de los consumidores de su marca PINTUCO, con todas las demás marcas de la familia PINTU y las pinturas, colorantes, lacas, etc., vinculadas a un concepto de calidad y rendimiento.

   1.2.4. Por medio del segundo de los nombrados actos administrativos acusados, se confirmó el primero de ellos con base en argumentos del siguiente tenor:

   Que las dos marcas poseen un radical idéntico: PINTU, que es un término de uso común y de frecuente utilización para distinguir productos de la clase segunda del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, y que como lo indica la gran cantidad de marcas registradas en favor de diferente titulares que contienen el radical PINTU, no es susceptible de apropiación individual; que las dos expresiones que se comparan (PINTUFLEX y PINTUBLER) sólo tienen en común su radical, el cual es de uso común, al paso que las dos desinencias difieren sustancialmente y confieren novedad al conjunto; que al tomarse como un todo los vocablos en comparación, no existe entre ellos similitud en el aspecto ortográfico y fonético que comporte confusión o dificultad de identificación por parte del consumidor si coexistieran en el mercado.

   1.2.5. En la demanda, incoada como se dijo, por la Compañía Pintuco S.A., cuya copia obra a folios 110 a 167, tomo I del expediente del Tribunal comunitario, se sostiene que las Resoluciones por las cuales se otorgó el registro marcario deben ser declaradas nulas por haberse expedido con violación de los artículos 71, 72 literales a) y h) y 73 literales a), b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Mediante extensa argumentación se plantea que el registro de la marca PINTUBLER es contrario a lo dispuesto en los artículos 71 y 72, literal a) ibídem, por cuanto ella “no es distintiva para los productos de la clase segunda internacional (2ª), ya que reproduce parcialmente la marca PINTUFLEX de la cual es titular...” (folio 123, tomo I); que las resoluciones impugnadas permiten “que se presente engaño tanto al público consumidor como a los medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otra de las marcas de PINTUCO y de un producto de la misma calidad y con las mismas características a las que han distinguido siempre a esa compañía” (folio 128, tomo I); que “durante el transcurso de los años (Compañía Pintuco S. A.) ha venido desarrollando su propiedad industrial con fundamento en la marca PINTUCO y especialmente con el radical PINTU. Dicho uso reiterado por más de 39 años ha hecho que la marca PINTUCO, se conviertan (sic) en marcas notorias. La importancia del radical PINTU sin lugar a dudas estriba en que, el mismo, ha adquirido relevancia comercial gracias a los esfuerzos de Compañía Pintuco S. A. para que el consumidor distinga sus productos y marcas con expresiones que hacen uso de dicho radical” (folio 140, tomo I).

   La demandante corrigió la demanda en el sentido de ampliar el concepto de la violación de los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de hacer referencia al artículo 84 de la Decisión 344 del mismo ordenamiento.

   1.2.6. En la contestación a la demanda realizada por la entidad oficial demandada se sostiene que los actos acusados se expidieron conforme a derecho, reiterando los mismos argumentos jurídicos que sirvieron de motivación a tales actos administrativos.

   A su turno, el apoderado judicial de PINTUBLER de Colombia Ltda. manifiesta que entre los dos signos marcarios en conflicto no existe similitud, pues si se comparan los vocablos FLEX y BLER, no tienen semejanza alguna, pero que si se miran los vocablos PINTU, entre ellos sí existe semejanza pero dicho término es genérico al provenir de la expresión PINTURA que está relacionada con la naturaleza del producto, razón por la cual no puede ser objeto de apropiación marcaria. Lo mismo acontece, dice, con el fono PINTU por lo que nadie puede apropiarse de él. Concluye que si se miran en conjunto las dos marcas como están presentadas tanto fonética como ópticamente, en nada se parecen y es por ello que dicho análisis se realiza en conjunto y no por elementos constitutivos de la marca en forma desmembrada, pues se correría el peligro de que figuras y palabras del dominio público, fuesen susceptibles de apropiación.

   Con vista de lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos para lo cual inicialmente precisa:

2. ...