PROCESO No. 41-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 41-IP-98

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 73 literales d), e) y g) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitado por el Dr. Manuel Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Sociedad D.C. Comics. Marca "SUPERMANI". Expediente Interno: 219099.

Quito, 05 de marzo de 1999

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

La solicitud de interpretación prejudicial del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través de su consejero Dr. Manuel Urueta Ayola, del artículo 73 literales e) y g) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se plantea la solicitud dentro del proceso instaurado por la Sociedad D.C. COMICS en el cual se pretende obtener la nulidad de la resolución Nº 15248 del 27 de agosto de 1993 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición presentada por la Sociedad D.C. Comics. Inc. y se concedió el registro de la marca “SUPERMANI” para amparar productos de la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, a favor de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., dentro del expediente administrativo núm. 219.099; y la resolución Nº 2101 del 19 de noviembre de 1993, por la cual la mencionada Superintendencia decidió el recurso de apelación presentada contra la resolución que se menciona, confirmando la decisión adoptada y a su vez declarando agotada la vía gubernativa. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, plantea se declare fundada la oposición presentada por D.C. COMICS INC. y se niegue el registro de la marca SUPERMANI, para amparar productos de la Clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., tramitada bajo expediente administrativo 219.099.

Como hechos relevantes para la interpretación, el Tribunal consultante, señala los siguientes:

“1.- El 25 de enero de 1983, la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CHOCOLATES S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SUPERMANI, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

“2.- Dentro del término legal las sociedades PROCOCO DE MANIZALES LIMITADA (Manizales, Colombia) y DC COMICS INC (New York, United States) presentaron demanda de oposición a la solicitud de registro de la marca SUPERMANI mencionada.

“3.- La sociedad PROCOCO DE MANIZALES LTDA. actuó con fundamento en el registro anterior de su propiedad para la marca SUPERCOCO en la clase 30 del Decreto 755 de 1972.

“4.- La sociedad D. C. COMICS INC. intervino con fundamento en su mejor derecho sobre la reconocida marca SUPERMAN, “la cual es notoriamente conocida en el país y en el resto del mundo, y se encuentra debidamente protegida como personaje ficticio, sobre la cual existen derechos de autor en favor del oponente, que impide que terceros hagan uso de tal expresión como marca”.

“5.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución núm. 15.248 de 27 de agosto de 1993 declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca SUPERMANI, por el término de diez (10) años en favor de la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., considerando que la marca solicitada no estaba incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en el artículo 73 literal a) de la Decisión 313, por cuanto:

La expresión SUPER, es un adjetivo calificativo que denota superioridad, supremacía, excelencia, perfección, al sustantivo que se le antepone (sic), así las cosas SUPERCOCO, será el mejor coco, SUPERMAN será el mejor hombre, el más fuerte; sirva lo anterior para que entiendan los opositores, que no puede aceptarse la titularidad exclusiva del término SUPER, pues de ser así cómo explicarse la coexistencia pacífica de las marcas opositoras

.

Con lo anterior concluyó, además, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, “...que establecida la falta de confundibilidad de las marcas, no venía al caso entrar a estudiar la notoriedad de éstas”.

“6.- El apoderado de la sociedad D.C. COMICS INC., interpuso recurso de apelación, dentro del cual se reivindicó nuevamente las aplicaciones de los literales e) y g) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“7.- El recurso de apelación fue decidido mediante la resolución núm. 2101 de 19 de noviembre de 1993, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, que confirma la resolución impugnada núm. 15.248 de 27 de agosto de 1993, y declara agotada la vía gubernativa. Uno de los considerandos de la citada resolución reza “... lo primero que debe tenerse presente es que los términos en conflicto SUPERMANI (solicitada) y SUPERMAN (opositora), hacen parte del grupo que líneas atrás denominamos expresiones con significado propio. Así, SUPERMANI es una voz que significa maní superior y fue solicitado su registro para distinguir productos de la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, clase en la que, valga anotarlo, no se encuentra el maní, al paso que SUPERMAN traduce hombre superior y la generalidad de la población lo identifica con el personaje norteamericano ficticio de aventuras y tiras cómicas. Es, pues, tan marcada la diferencia conceptual entre las voces comparadas, que este Despacho no abriga dudas de que, en lo referente a este aspecto, no hay lugar a confusión”.

Por su parte la resolución impugnada, a su vez confirmada, en su considerando segundo, dice:

Que el estudio de confundibilidad en el caso que nos ocupa, implica comparar la marca que se pretende registrar y la registrada anteriormente. En opinión de este despacho, existen las semejanzas que esgrimen los opositores, pero no tienen la suficiente capacidad para llevar al público a error, al momento de adquirir los productos, así las cosas bien podrían coexistir en el mercado. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

.

Por otra parte en la demanda se expresa:

“...bástenos citar la resolución 2101 de noviembre 19 de 1993, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio (uno de los actos demandados), que en uno de sus apartes dice, refiriéndose a SUPERMAN “... la generalidad de la población lo identifica con el personaje norteamericano ficticio de tiras cómicas...”, luego es totalmente indiscutible la notoriedad de la marca SUPERMAN, que así lo reconoce la misma Superintendencia de Industria y Comercio”.

Queda así claro y plenamente acreditado que la marca SUPERMAN goza de fama, reconocimiento y notoriedad a nivel mundial, y por lo mismo merece protección como marca notoria, mediante la aplicación de la disposición aludida en este punto, la cual dejó de aplicar la Superintendencia de Industria y Comercio en las resoluciones demandadas

.

“SUPERMAN es un personaje ficticio, creado por una persona natural, y publicitado a nivel mundial por DC COMICS, titular de los derechos patrimoniales sobre dicho personaje.

En materia de derechos de autor, es reconocido a nivel mundial (y así aparece en nuestra legislación interna) que los derechos se adquieren por la creación, independientemente de su registro, el cual cumple más bien con un propósito de publicidad. Así las cosas, existiendo claros derechos de autor sobre la palabra “SUPERMAN”, sobre el personaje y sobre todo lo que el mismo entraña, radicados en cabeza de una persona diferente a la COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., salta a la vista que la solicitud en esta causal de irregistrabilidad, la cual, pese a haber sido citada en la oposición, a lo largo de la misma y en los memoriales de recursos, nunca mereció atención ni pronunciamiento alguno por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Con referencia al componente gráfico se anota que puede haber confusión entre dos marcas como en efecto puede suceder entre las confrontadas.

C O N S I D E R A N D O:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   Que este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial, requerida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y el órgano judicial consultante también lo es según lo establecido en el artículo 29 del mismo Tratado.

   Que la solicitud de interpretación prejudicial reúne los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

2. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN

   Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes:

   DECISIÓN 313

   “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   (...)

   “d)...